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知识产权
企业应建立知识产权战略
发布日期:2011-07-07 15:46:20
 

    一、企业知识产权类别

  一般而言,企业拥有的知识产权包括商标、专利和著作权(即版权),企业知识产权的完整组项还包括技术秘密、集成电路布图设计、植物新品种、地理标志、商业方法及其他智力创造的可运用于企业经营的智力财富。

  1、商标。对企业而言,商标是对企业产品或服务起标识作用的标识。但只有注册商标才能获得《商标法》保护,虽然“老字号”标志也给予保护,但这种保护力度是有限的。未经注册的起标识作用的标志虽然也可以成为商标,但是不能获得《商标法》保护,无法成为专用商标。企业要消费者快速了解并记住的最好的办法就是为其产品设计商业标志,并注册成为注册商标。根据商标的显著性或独特性的大小分为强力型商标和弱力型商标,从企业长远发展上将,应优先选择强力型商标;从商标保护的需要可分为联合商标和防御商标,两者对注册商标的保护极为重要。商标的基本功能是产品或服务区分功能,更高层次的功能是信誉和信赖功能,反过来有可以提升山品的价格。

  2、专利。根据《专利法》的规定,专利具体包括发明,实用新型和外观设计。发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。发明和实用新型都是技术方案,所不同的是发明包括方法技术方案和材料的组分技术方案,而实用新型却不包括;发明的创造性标准高于实用新型。外观设计,是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。和外观设计相比,外观设计强调审美效果,主要起装饰作用,强调整个产品外观的整体性;商标主要起标识作用,强调产品外观某部位的特殊性,虽然两者有一些相似性,但仍然有本质不同。几乎每个企业都需要有自己的注册商标,但只有生产研发型企业才必须发展自己的专利。任何技术创新不申请专利保护,即便是国家对技术成果授予至高奖项,也不能保护其技术成果,必须通过申请专利取得专利保护。

  3、版权。版权主要是指著作权人对作品享有的权利。并不是只有娱乐企业才涉及版权,其实每个企业都会涉及到版权。就拿生产企业来说,产品的介绍手册、说明书等都受版权保护。负有独创性的广告用语等都可以获得著作权保护。与专利权和注册商标权不同的是,版权不需要登记,只要行为人创作完毕即可享有。作品是著作权人思想表达的结果但著作权不保护思想。

  4、技术秘密。所谓技术秘密是指权利人采取保密措施,能为权利人带来经济效益的实用技术信息。虽然技术秘密也是技术方案,但是该技术方案没有申请专利保护,权利人也不愿意申请专利保护,不属于专利。从技术内容来看,两者都是技术创新、技术成果,甚至有的专利的价值比技术秘密还要高,但是,专利技术大多是容易被反攻的技术,即技术人员可以产品逆推所对应的技术方案,而技术秘密不容易被反攻,即使技术人员知道产品,在一段时间内甚至很长时期内无法逆向推导该技术方案。有的技术秘密甚至一百数百年都没有被反攻出来,例如云南白药、可口可乐的配方。鉴于技术秘密保护和专利保护都是对技术创新的保护,为了介绍方便,本文把技术秘密保护的介绍纳入到专利战略中分析。

  5、集成电路布图设计。根据《集成电路布图设计保护条例》的规定,所谓集成电路,是指半导体集成电路,即以半导体材料为基片,将至少有一个是有源元件的两个以上元件和部分或者全部互连线路集成在基片之中或者基片之上,以执行某种电子功能的中间产品或者最终产品;所谓集成电路布图设计(以下简称布图设计),是指集成电路中至少有一个是有源元件的两个以上元件和部分或者全部互连线路的三维配置,或者为制造集成电路而准备的上述三维配置。由于集成电路布图设计不属于解决技术问题的技术方案,其布图设计本身是一种图纸,即不是产品也不是方法,无法纳入《专利法》保护范畴,同时布图设计的商业价值必须依赖产品才能体现,这与《著作权法》中的作品有本质区别,也不能纳入《著作权》法保护,当然,集成电路布图设计图纸本身受《著作权法》保护。集成电路布图设计只有登记后才受《集成电路布图设计保护条例》保护。其登记机关为国家知识产权局,申请人可以自己申请登记也可以委托专利代理机构登记。布图设计专有权的保护期为10年,自布图设计登记申请之日或者在世界任何地方首次投入商业利用之日起计算,以较前日期为准。

  6、植物新品种。根据《职务新品种保护条例》的规定,植物新品种,是指经过人工培育的或者对发现的野生植物加以开发,具备新颖性、特异性、一致性和稳定性并有适当命名的植物品种。由于《专利法》不保护动植物品种,故,国家专门立法对植物新品种给予特别立法保护。植物新品种权和专利权类似,只有经申请经审核授权后才能取得品种权。一般来说,只有农林企业才会涉及到植物新品种保护,不是每个企业都必然接触到,无不做重点论述。植物新品种的名称权的作用与企业的注册商标有一定的相似性。

  7、地理标志。世界贸易组织在有关贸易的知识产权协议中,对地理标志的定义为:地理标志是鉴别原产于一成员国领土或该领土的一个地区或一地点的产品的标志,但标志产品的质量、声誉或其他确定的特性应主要决定于其原产地。因此,地理标志主要用于鉴别某一产品的产地,即是该产品的产地标志。地理标志也是知识产权的一种。由于地理标志一般不属于哪一个企业所专有,有的地理标志企业不能使用,故在此不做论述。但是,对那些原产地的产品充分利用地理标志是非常重要的,地理标志一般由某一非盈利的第三方组织来具体管理。

  
二、建立知识产权战略的必要性
历史上每次工业革命都是伴随着科技的发展而推动的,是科技的进步推动了工业革命,所以工业革命的本质是科技革命。在世界经济进入疲软时期时,美国,日本等经济强国纷纷将视角转向科技革命,针对本国的特点制定国家知识产权战略,不仅避免了经济危机,而且带动国家经济的再次腾飞。经历了经济基础的原始积累,和知识产权的无数次阵痛后,中华人民共和国国务院针对我国经济结构特征制定了《国家知识产权战略纲要》,并于2008年6月5日实施,随后各省、直辖市等地方政府也陆续的颁布了自己的知识产权战略,对依靠高科技发展的企业给予政策上的种种优惠,自此,我们也走上了知识产权之路,但路漫漫兮,我们才刚上路!

  (一)历史的惨痛教训

  1、中国DVD侵权案曾经的DVD产业是我国是如此的火爆,无论是国内销售还是海外出口都让商家打捞了一笔,正当他们准备大显身手时,外国几大DVD技术开发商(即专利技术持有人)告上法庭。最终,中国电子音响工业协会代表国内百余家DVD生产企业,与6大技术开发商组成的“6C联盟”签署协议:中国企业每生产一台DVD机,要向“6C联盟”缴纳4。5美元的专利费。再加上其他国际DVD专利收费大军的进逼,导致DVD产品的出口价格上涨10美元,出口增长势头受阻。有些DVD技术是我们自己开发的技术,但是没有申请专利,不仅得不到我国专利法保护,还由于没有申请专利,进而导致外国企业申请专利成功。DVD专利纠纷致使很多企业被击垮,壮志被抹灭,辛辛苦苦赚的钱却支付给了技术开发商,其教训着实让人刻骨铭心,不重视技术的专利保护,其后果是惨痛的。 DVD专利侵权案充分暴露出大多数中国企业抱着“世界制造工厂”的荣誉准备潇洒走世界,可还没有迈出国门,却被知识产权给敲了闷棍,此时才知道知识产权为何物,原来的“世界制造工厂”荣誉是颁给下三滥的,这才打起了知识产权的大旗,可他们真的举好了这篇大旗吗?阵痛还在继续着!

  2、苏州恒久上市再被否案作为国内激光、有机光导鼓生产制造行业内非常有响应力,而且规模最大的龙头企业,苏州恒久遭遇了上市前的“专利门”的尴尬。此前被媒体誉为“中国激光OPC鼓行业领航者”、“具有创业板精神”、“集产品创新、高科技、民族品牌和高成长性于一身”的苏州恒久,IPO路演时,苏州恒久介绍5项现有专利技术、3项发明专利申请、1项实用新型专利申请以及10项国际领先、国内首创或国内领先非专利技术,其上市已经被通过,但随后被曝“已经因欠费(未缴纳专利年费),被终止专利权”,经核查,恒久公司的有几项被授权的专利因为没有缴纳年费被终止,其他是正在申请中,并没有获得授权。证监会核查清楚后立即撤销了苏州恒久的上市许可,最后,苏州恒久不仅没有上市成功,还向投资人赔付巨额损失。回想苏州恒久案件,其关键还是企业对知识产权的概念认识不够。恒久公司误认为专利申请后就可以获得保护,授权仅是形式,完全忽视只有授权才可以获得专利保护,且还以缴纳年费为前提的基本法律规定,其结果是上市没成功,赔偿投资人损失,还捐献一些好的技术方案。是恒久公司不重视知识产权吗,我想应该不是,是他们停留在表面,没有把知识产权作为一种战略来实施。恒久举起了知识产权战略的大旗吗?是的!他们举好了知识产权大旗吗?完全没有!苏州恒久“专利门”事件充分的告诉我们,企业对知识产权的价值内涵存在种种误区,特别是专利。在申请、获得及维护专利时,申请人、专利权人需要花费相应的专利费用,这是谭获得专利保护的对价。由于仅仅把申请专利的目的定位在保护核心技术,因此许多企事业单位的决策者由此认为申请专利就是花钱,就是要进行资金投入。专利保护实为权利人和国家之间的合同保护,专利权人所要支付的对价是技术充分公开+专利费(包括申请费、专利年费),国家或公众的对价是给予申请人的技术方案《专利法》规定的保护,《专利法》、《专利法实施细则》及《专利审查指南》即为专利保护合同的格式文本,专利权人少履行其中任何一项义务,都可能导致其权利的丧失。很多企业误认为,如果不能再推广应用,也就无经济价值,便不再缴纳专利年费。然而这是认识上的极大的误区。专利的的经济价值十分丰富,它不仅仅在于保护企业专有的享用技术创新成果,还是打击竞争对手的有力武器,为企业创造良好的竞争环境,树立竞争信心。苏州恒久正是由于其对专利的内涵及价值认识不够,才有了“专利门”事件,留下的是惨痛教训和深切的后悔。

  3、知名商标被抢注几乎每个企业都有自己的商标,可他们都注册了吗,在那些地方注册了?还得问问他们自己!随着深圳市博朗文科技开发有限公司2006年7月在香港抢注180多个国内知名商标,商标抢注成为了中国知识产权界的“另类热带风暴”。而我国的一些著名品牌如“青岛啤酒”、“竹叶青”、“杜康”酒等分别在美国、韩国、日本被抢注,“五星”、“全聚德”、“狗不理”、“天坛”、“阿诗玛”等也未能幸免于难,被洋人抢先报了户口,有些已注册商标由于没有及时进行续展注册而失去商标专用权。曾有报道,2004年世界品牌实验室公布的“中国500个最具价值的品牌”,其中有46%的品牌没有在美国注册,有50%未在澳大利亚注册,而高达76%的品牌没有在欧盟注册。另外,2004年中国在海外注册的商标不过数百个,而外国公司在中国注册的商标却超过1万个。我国企业商标注册保护意识亟待提高,所谓“兵马未出、粮草先行”,要避免给自己“埋雷”。绝大多数企业都认识到商标对企业品牌价值提升过程中的价值,都努力在打造自己的知名商标,但他们只知道“做品牌”,商标保护意识普遍薄弱。可以不惜一掷千金请明星作企业代言人推广品牌,但花费在商标注册和保护上的费用却少得可怜,绝大部分企业只在一个或几个商品类别注册商标,有的甚至没有注册商标,给商标抢注留下滋润的土壤,更谈不上在国外注册商标。虽然打造了知名商标,但却没有把它变成专有商标,品牌推介了半天,到头来却被别人抢注,还须花费巨资买回自己品牌的商标。据不完全统计,我国驰名商标被抢注造成的损失就高达上亿元。大多数企业误认为只要自己的商标注册了,就会获得专有保护,诸不知注册商标注册按商品商标服务类别注册,每一个注册商标申请只能注册一个大类别,而我国商品商标服务类别含45个大的类别,45个大的类别注类别里又含有很多小的类别。每次只能注册一个类别,且仅获得该类别里被注明的商品注册商标保护,如果想获得该类别其他商品或服务保护,必须再进行注册,如果要跨类别保护,必须分别注册。很多企业在某一类别打出品牌,想当然的认为在其他类别也获得保护,故仅仅注册一个类别中他们直接生产的产品或提供的服务项目,这完全是错误的认识,在后来想增加注册类别时,蓦然发现早已被他人注册。同时,商标保护具有地域性,即在中国注册,只能或则中国法律保护,在外国并不受保护。要想获得国外保护,必须提早注册,而不能等到打造出知名品牌后才想起去注册,那时已经晚了。“青岛品酒”等知名品牌就是惨痛的教训。还有些企业,厂在抱怨,自己的知名品牌被搭便车了,诸不知,搭便车的问题完全可以通过注册商标来解决(至少可以大大降低),即通过注册联合商标来解决。

  (二)激烈竞争中的功能

  1、商标的价值可以从最基本的品牌来源功能上升至代表品牌诚信价值进而提高产品或服务的附加值的功能。让消费者或客户记住企业的最简易的方法就是商业标识,也即商标。企业的沉长名称,且有很多企业的名称叫起来非常拗口(特别是外国企业),在告诉信息流量的现代社会,一个简短的、清亮的名称相对沉长、拗口的企业名称,更容易在短暂的时间里给人们留下印象。同时,在我们为客户提供优质的服务、高水准的产品时,我们让客户留下印象的不是某一个具体产品的型号或名称(因为这些都是惯用名称或标准型号),也不是某一个人的服务,而是这些产品或服务的商标,商标是企业服务价值、信誉、形象等最直接的体现,它代表着产品或服务的来源,代表着产品的质量、服务的好坏,是消费者选择服务的指路标。当商标的价值由标识作用逐步上升后,其凝聚着服务、信誉时,又可以提升产品的价格,很多商品或服务,即便是品质一样,但因不同的注册商标,其价格间会有很大的差距,这便是注册商标的魅力。保证自己独占的使用该商标,是企业知识产权战略不可或缺的重要一环(对于商标在企业经营过程中的作用,贺天寿《试论商标战略在经济发展中的作用》一文论述的非常透彻,他认为,注册商标的功能包括识别标识功能、品质象征功能、品牌宣传功能、价值承载功能、生产要素功能、竞争工具功能等)。

  2、利用专利快速打开市场并维护市场份额。一项新产品如何来吸引客户,占领市场,最重要的是技术,也即产品的效能或美感;一项能为消费者来卖美感、方便消费者生活或开拓消费者新的生活方式的产品无疑会快速打开市场,但这需要产品凝聚着技术创新。九阳豆浆机就是典型,他们充分利用利用专利技术,率先打开豆浆机市场,并占领大额的市场份额。企业商标战略和技术创新战略是抢占和维护市场份额的重要武器,两者相互配合,缺一都不能发挥另一部分的最大价值。

  3、专利技术是突围价格战中最为锋利的武器。价格战争使很多企业几乎无利润空间,挣扎在零利润的边缘,有很多企业在价格战中,其收益的一大部分都要支付给技术使用费(含专利使用费、技术秘密使用费、商标使用费等)。而有些企业,例如IBM公司,每年净利润的15%是来自其专利技术许可收益,朗科公司去年净利润的50%是来自专利收益。很多企业之所以被低价竞争逼得他们零利润,是因为他们低价格优势外,无其他任何优势,“世界制造工厂”再也不是对中国企业的赞誉,而是对中国企业无竞争力的最直接最贴切的评价。但是仍然有一部分企业,当别人都在打价格战时,他们却在脚踏实地的充分利用已开发的技术成果应用于商业生产,利用先进的技术争取市场,赢得客户的信任。例如联想、海尔(一台海尔空调凝聚的专利技术就有三十多项)等企业充任意识到知识产权在企业竞争过程中的重要性,早早的将企业知识产权战略纳入企业长远规划并实施。我们不担心价格战争,但是我们担心我们没有把精力转移到技术创新,品牌树立上。

  4、专利技术是限制竞争对手的最有力的武器之一。利用知识产权限制竞争对手主要体现在专利方面,作为技术领域,有很多技术是某项领域的重要技术,一旦突破,其他企业就很难绕过专利技术实施,也即专利技术是他们生产产品所应用技术的比用技术,竞争对手就面临重要么放弃某产品的开发生产,要么向专利权人支付专利使用费,无论做何种选择,都是很痛苦的。有的针对竞争对手开发的专利技术,开发从属专利,一旦开发出从属专利,竞争对手辛辛苦苦开发出来的“重大技术成果”的价值也将大打折扣,并且为权利人实现交叉许可打下良好的基础。还有将竞争对手的技术秘密攻破并申请专利,虽然竞争对手可以在转范围内使用,但却不能扩大生产,只能在专利申请日以前规模范围内使用,而必将大大削弱竞争对手的竞争力。但是,任何技术创新,都必须通过申请专利或采取完善的技术秘密制度来保护,才能最大限度的发挥技术创新的效能,否则一旦成奉献技术,将毫无竞争力可言。同样,商标战略的首要大事就是申请注册商标,经核准注册的商标才能作为商标战略的基础。也即知识产权保护与知识产权创新同等重要,这也是把知识产权作为战略的原因之一,因为它无法靠哪一个人,哪一个部门来完成,它需要多个部门的配合,需要企业核心领导人的高瞻远瞩。

三、企业知识产权战略框架
企业知识产权包括方方面面,即便是集团型企业,也很少把所有企业知识产权都涉猎到。企业知识产权框架的搭建一般围绕企业现行经营领域和未来发展方向综合确定。虽然企业知识产权涉及到方方面面,但主要的几项知识产权大多数企业都会涉及到,这包括专利、商标、著作权。对于产品设计、生产型企业来说,专利战略是企业在激烈的竞争中最有力的武器,商标是产品的代号,也是必不可少的,而产品说明书等有关产品信息的一系列文件,都是著作权法中的作品对象,受著作权法保护,建立起专利、商标、著作权保护框架是十份必要的。例如武汉市中级人民法院2007审结的武汉某传感器有限公司诉武汉某电子有限公司著作权纠纷案中,便是因产品介绍说明书引发的,而电子公司和传感器公司都是产品销售型企业。对产品销售型企业来说,虽然不从事技术开发,但必须充分重视避免技术侵权,所以,专利战略也不能被忽视。虽然仅销售自己的产品,商标的作用不向生产型企业那么重要,但从长远来看,拥有自己的注册商标,特别是将企业字号注册为注册商标,是非常必要的,一方面可以便于企业将来进军其他行业,另一方方面,也可以加大企业字号的保护,根据《企业名称登记管理实施办法》第三十一条规定:“与同一工商行政管理机关核准或者登记注册的同行业企业名称字号相同(有投资关系的除外)的,不予核准”,即字号的保护范围一般只限于同义辖区同一行业,不同辖区或同辖区的不同行业仍可以使用,而注册商标保护的地域范围是全国,其行业范围包括注册时注明的行业及类似行业,比如武汉莱雅公司是做服装销售行业的,如果有人以莱雅为企业字号在武汉注册公司从事服装生产或在湖南注册公司从事服装销售,仍可以被核准,但如果莱雅是注册商标,前述两种情形都涉嫌误导消费者而不予准许,显然保护力度比企业字号的保护力度大得多。同时,注册商标一旦被认定为驰名商标,还可以跨行业跨国界保护,而企业字号却不能。故,将企业字号进行注册商标保护是非常重要的(当然,有些企业字号不能登记为注册商标)。企业在发展壮大的同时必将会提升字号的影响力,从而提升字号商标的影响力,一个有价值的注册商标,即便自己不直接使用,也可以许可使用,同样能为企业带来利润;也可以通过贴牌来实现商标的最大价值。产品销售型企业在经营过程中,也同样会碰到著作权的相关问题,不能被忽视。对于服务型企业,服务是无形的产品,商标战略和产品生产型企业一样重要,其次是著作权,当然也会涉及专利。服务型企业注册商标的类别不仅包括服务的行业,还要涵盖于其自身行业相关的行业。例如,美容行业,其注册商标不仅要包含美容行业,还应涵盖于相关化妆品。一旦企业做大,必将涉猎与美容相关的化妆品,即便自己不生产,也可以通过商标许可的方式实现产品化。四、企业知识产权战略具体实施方式

  (一)充分重视知识产权战略,设立独立的部门执行知识产权战略,有专项资金投入,并纳入业绩考核如前所述,企业知识产权战略是一项系统工程,某一个人或某一个非专业部门无法独立的完成,需要多部门之间的协调,故由专门的部门来具体实施是最有效的,即企业应当组建自己的知识产权战略部门,由该部门统筹实施企业知识产权战略。如果把企业之产权部门运作好,企业高层必须充分重视,否则部门之间很难以协调好,更无法长期的执行下去。由于企业知识产权战略是一项长远性的工作,故知识产权战略部门负责人除熟悉知识产权外,还必须具备长远的眼光,这样才能最大效能的挖掘知识产权部门的效能。任何一个部门,如果不纳入绩效考克,就等于没有责任,最终也将流于形式,知识产权部门更是如此,知识产权部门很多工作都是无形的,不直接为企业创造利润,但就是它们把企业无形资产的价值推向最大化,千万不能以为企业知识产权案部门不创造价值,只是我们不能用考核一般部门的标准来考核知识产权部门。世界500强企业都有自己的知识产权部,IBM公司配备了强大的知识产权部门,该部门又下划好几个部门,负责整个集团的知识产权战略工作实施。虽然不可能每个企业都能建立IBM知识产权部,但至少也要有专人负责,且作为企业的一个独立部门。一个部门没有资金支持是不行的,所以必须由资金支持,同时给出具体的考核标准进行量化考核。

  (二)商标战略的具体实施

  1、选择设计有创意又文化内涵的商标很多刚刚注册的企业,为了短期内提高自己的知名度,都会攀富(即傍名牌),但从企业的长远来看,这是万万使不得的。宝马股份有限公司诉广东世纪宝马服饰有限公司一案再次告诉我们傍名牌的严重后果,同时傍名牌的商标难以被注册,即便是注册了,也可能被撤销掉,在使用过程中很容易因不正当竞争而成为被告,长期的风险远大于短期的利益。在选择设计商标时尽量选用强力型商标,避免使用弱力型商标。选择商标应把握以下几个原则:a、尽量避免使用与知名企业字号或注册商标相近似的标志作为注册商标;b、优先选用强力型标志;c、选用的商标不得违反《商标法》第十条、第十一条、第十三条等有关规定;d、构思深刻、构图简洁,彰显企业文化或名族文化或产品文化内涵;e、构思的商标与企业字号紧密联系,这样不仅可以获得“双重保护”,对整个商标战略的实施都是非常有利的。在选择设计商标前,有必要对做相应的检索,了解知名商标、现有注册商标等有关情况,以防事倍功半。

  2、及时将精心设计的商标注册登记产品未到,注册商标先行,这是企业商业战略的基本原则之一。未经注册的商标只能称之为商业标志,主要依据《反不正当竞争法》给予保护,但保护力度相当优先,主要经注册核准后才给予《商标法》保护。并且,我国《商标法》规定商标注册登记的基本原则之一便是先申请原则,即谁先申请就授予谁,先使用并没有优先权。在商标注册时,还应注意其注册类别不能仅限于产品类别或企业经营范围内列,对与产品类别或企业经营范围相近似的类别,都尽量予以注册,以防止被其他人注册。同时,在被选定的商标注册登记时,还应注意将与被选定商标相近似的标志予以注册,以防止他人注册。例如,杭州娃哈哈集团有限公司不仅注册了“娃哈哈”商标,同时还注册了“哇哈哈”、“哈哈娃”、“WA HA HA”等外围商标,其目的是充分利用外围商标保护其核心商标“娃哈哈”。在此需要做重要提醒的,注册商标的保护期限为十年,并非一次注册永久保护,期限届满前应及时申请续展,注册商标需要续展的,应当在法定期限内提交申请,超过法定期限(注册有效期满后六个月)不予续展。 3、约定商标的著作权属。在选择设计商标时,应当注意原始权利的权属问题,对企业来说,企业自身无法设计商标,都是由企业的员工设计出来的,当然也有委托专业的设计单位或个人设计,这时原始权利人都可能不是企业自己,所以有必要通过书面协议的方式取得商标的所有权利,这包括但不限于对商标载体的所有权、独占的使用权、著作权(著作权中的署名权除外)等所有相关权益,以避免将来不必要的纠纷发生,即使发生,自己也不至于处于被动地位。即便是企业员工设计的,且企业也有明确的规章制度,仍然有必要签订书面的权属协议。

  4、申请注册商标的同时,到著作权主管部门进行著作权登记很多注册商标都不是规范的文字叠加,而是带有技术创意的作品,特别是带有图形的商标,而《商标法》无法给注册商标以著作权保护,虽然作品自创立完成之日起便享有著作权,但完成时间往往不能准确确定,而到著作权主管部门备案登记时证明作品完成时间的有力证据,故对由艺术创意的商标进行著作权备案登记是本有必要的。这样,注册商标不仅可以通过商标法获得保护,也可以通过著作权法获得保护,大大提高了注册商标的保护力度。

  5、充分使用注册商标任何商标只有使用才能提高其知名度,体现其标识价值,根据《商标法实施条例》第三条规定,商标使用包括将商标用于商品、商品包装或容易以及商品交易文书上,或将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。需要注意的是,《商标法》中规定的使用注册商标是指在商业活动中对商标进行公开、真实、合法的使用。商标使用可以是权利人自己使用,也可以通过许可(授权)的方式给其他主体使用。许可使用是发挥商标价值的重要方式。商标许可根据对权利人的限制不同分为普通许可(权利人可以使用并可以许可第三方使用)、排他许可(权利人可以使用,但不能再许可第三方使用)和独占许可(权利人不能使用,也不能许可第三方使用)。作为权利人,为保证商标的信誉度,依法可以许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品或服务质量,商品或服务的质量标准可以在许可合同中进一步明确。需要注意的是,虽然商标许可合同备案不是商标许可合同生效的必要条件,但许可人应当尽量将许可合同备案,以备将来侵权诉讼或申请驰名商标认定使用。在使用注册商标的过程中应当注意对使用时间和使用量以及成本投入档案材料的保存,这些材料在申请驰名商标认定时是非常有用的。在商标使用中,应注意下列问题:首先,注册商标专用权人应当注意保存使用证据。根据《商标法》和《商标法实施条例》的有关规定,无正当理由连续三年停止使用的,任何人可以向商标局申请撤销。实践中常常出现有些注册人虽然有使用行为,可由于不重视保存原始资料,无法提交使用的证据,结果导致商标专用权丧失。此外,在涉外注册过程中有些国家要求提供使用的证据,在同一日申请出的商标的,授予先使用的一方,故保存使用商标的证据是非常重要的。其次,使用过程中不能改变注册商标的样式。根据《商标法》的规定,自行改变注册商标的文字、图形或其组合的,不能被视为是使用注册商标,且有可能导致注册商标有被撤销。故在使用注册商标时,一般仅限于按比例放大或缩小,但如果以仅改变商标的一些部分而不改变商标注册显著特点的形式,虽然使用的商标与原注册的商标不完全一样,但保留了原注册商标的主要特点,可视为使用,一般尽量不要改变注册商标。再次,商标注册人在单件商标上同时使用多个商标的问题。注册人可以在核定的商品或服务上同时使用多个注册商标,但应注意标明注册标记,并将每个注册商标分开,各自独立,不得重叠在一起产生新的视觉效果,否则不视为使用该多个注册商标。最后,商标权利人发生变更的,应及时到商标局办理变更手续,根据《商标法》的有关规定,注册人名称或地址变更的,应当向国家商标局办理变更手续,否则属于违法行为,将受到行政处罚。

  6、申请驰名商标认定所谓驰名商标是指,在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标。商标的知名度反映了背后的企业技术、产品质量、竞争状态、发展前景、综合实力等情况,驰名商标,著名商标是企业参与竞争的有力武器,是带领企业开拓市场的加速器。驰名商标除其本身所代表的产品或服务的知名度、信誉、质量及独特的品牌价值等强大的无形价值外,相对于普通商标,《商标法》给予超过其原有注册类别之外跨领域保护,并且跨地域给予保护,同时,驰名商标在企业名称登记过程中也可以得到保护,而不被注册为企业名称中的字号。驰名商标是每个注册商标的最高荣誉,是每个商标权利人梦寐以求达到的。驰名商标认定可以有国家商标局、商标评审委员会(商标注册复审程序中认定)及司法机关(商标侵权认定,人民法院对于商标驰名的认定,仅作为案件事实和判决理由,不写入判决主文;以调解方式审结的,在调解书中对商标驰名的事实不予认定。是否为驰名商标是以商标对应的产品或服务为前提的,没有好的产品或服务,驰名无从谈起。根据《商标法》、《驰名商标认定工作细则》认定驰名商标应当根据《商标法》第十四条的规定,考虑下列各项因素,但并不以该商标必须满足下列全部因素为前提:(一)相关公众对该商标的知晓程度;(二) 该商标使用的持续时间;(三)该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围;(四)该商标作为驰名商标受保护的记录;(五) 该商标驰名的其他因素(新闻报道或商标负面新闻而知名,不属于驰名商标认定的驰名)。

  当事人申请驰名商标认定是,可以从以下几方面提供证据证明,其商标已属驰名:(一)使用该商标的商品的市场份额、销售区域、利税等;(二)该商标的持续使用时间;(三)该商标的宣传或者促销活动的方式、持续时间、程度、资金投入和地域范围;(四)该商标曾被作为驰名商标受保护的记录;(五)该商标享有的市场声誉;(六)证明该商标已属驰名的其他事实。其中,商标使用的时间、范围、方式等,包括其核准注册前持续使用的情形,即商标注册前的情况也可以作为认定驰名的依据,但这主要针对的是老字号商标。对于商标使用时间长短、行业排名、市场调查报告、市场价值评估报告、是否曾被认定为著名商标等证据,认定机构应当结合认定商标驰名的其他证据,客观、全面地进行审查。企业驰名商标战略,应当从选定商标起,就围绕以上方面开展工作,并注重对相关证据材料的保存,局不能等到提起商标驰名认定时才去收集证据。

  7、广告用语注册商标保护的相关问题。大多数广告语仅仅是企业宣传时一种语言沟通方式,企业可能用很多广告语去宣传一个产品,但是,有特色的广告语能为企业树立良好的形象,同时也能为其打开销路,但很多广告语被多个厂家重复使用(例如,碧生源减肥茶的广告词被其他减肥茶使用),如果能将这些广告语申请注册商标保护,无疑是对广告用语给予最有力专用保护。有些广告构思别致,具有独创性,具有独创性,有企业独家使用,还有些进行了大量宣传,在社会公众中享有较高的知名度,客观上起到了识别商品来源的作用,其起到了商标的作用,由此产生了对其予以法律保护的必要性与合理性。用商标法保护广告语的做法,在我国也有多个案例,比如“蓬蓬香”,“好食再”、“非喝不渴”等都已经被核准为注册商标。一个广告语要成为商标,受商标法的保护,必须满足商标的基本条件,即该广告语具有显著性,便于识别。一般认为,满足下列条件之一的广告语,具有显著性,可以注册为商标:其一,该广告语为申请人所独创,并非常见的广告宣传用语;其二,在管高于中包含申请人已经注册的商标,整体具有显著特征;其三,该广告语经长期使用、广泛使用与宣传,已经起到商标识别作用。

  8、注册商标的品牌维护

    第一,需要产品或服务质量的保证,企业信誉的保障。商标的品牌价值一般都是通过产品或服务的质量、企业的信誉等经过长期的积累而沉淀下来的,故而商标价值的维护,离不开产品或服务质量的保证,更离不开企业的信誉的保障,故商标品牌价值的维护,首当其冲的是产品或服务的质量保证,企业信誉的保障,这是基础,没有基础保障,其他都是空中楼阁。这里的企业信誉包括产品的售后服务,服务的理念,也包括企业的社会责任感。

    第二,慎重的进行商标许可使用。虽然商标许可,可以为企业直接带来经济利益(许可费),并增强商标的知名度,但商标许可是把双刃剑,许可的对象越多,管理的难度就越大,一旦被许可人的产品或服务出现质量问题,必将影响到商标的价值,故在注册商标许可中,一定要谨慎的选择被许可人,有必要对被许可人产品的生产环节及服务过程进行全程监控,保障产品及服务的质量,避免因质量问题给注册商标带来负面影响。一般来说,注册商标的许可,仅限于商标权利人名下的子公司或代理商。

    第三,必要的广告投入。广告宣传是扩大商标知名度最直接的方式,广告宣传前面已经分析,在此不再赘述。

    第四,商标维权,任重道远。任何商标一旦驰名或知名度达到一定程度后,都不可避免的被他人冒用,而假冒注册商标不仅会导致权利人产品或服务市场占有率下降(假冒产品一般在价格上都比正宗产品的价格要低得多),同时,由于假冒产品的质量低劣、粗糙,这会给正宗产品致命的打击,致使商标的品牌价值大大下降。假冒商品的生产销售环节至少包括假冒产品的生产者→物流单位(根据生产单位的指令向一级批发商发货)→一级批批发商(从假冒厂家进货后只针对,只对下面的批发商批发,无需具体的门面,仅需要仓库即可,下面的经销商只能通过渠道联系大的批发商)→物流单位(根据一级批发商的指令向下级批发商发货,这里的物流单位大多数都是个体数或个人)→批发商(个体户形式出现)→零售商→消费者。只有打掉假冒产品的生产和或一级代理商才能彻底根治商标假冒,但是他们都隐藏的极深,即便是假冒产品的销售者,大多数都无法准确掌握窝点的地址,也仅仅,故而很多打假工作也仅仅停留在零售者及其上一级代理商,无法深入。要查出生产者或一级代理商要花费大量的人力、物力和财力。一般来说打假除需要企业的多部分之间的配合外,还需要打假公司(负责跟踪调查)、律师事务所进行紧密的配合,并需要工商等行政部门进行协助。遗憾的是,现在很多企业都不太愿意支付现金成本(前期费用由律师事务所、调查公司全部承担,待维权成功侵权者赔偿后在按赔偿数额的一定比例向律师事务所、调查公司支付报酬,这种方式的优点是企业成本少,但缺陷也显而易见),律师事务所及调查单位的积极性也大为降低。“华伦天奴”退出中国市场(被人们笑称“李鬼赶走李逵”),就是因为没有重视品牌维护,对假冒产品几乎是不闻不问,以至于假冒产品有数百种,消费者根本就不知道到底哪家是真正的华伦天奴品牌。

    第五,统一管理。一般来说一个主打注册商标都会有很多的联合商标和防御商标,这些注册商标的管理是一项统一的工作,而不能有不同的人分别去管理,如果注册商标的权利人不是同一个主体,则将来的商标的品牌推广、市场许可、维权等都不能统一管理。“华伦天奴”退出中国市场虽然是其没有重视打假而造成李鬼太多,但其根本原因是华伦天奴品牌被三个不同的家族使用和延伸,无法统一管理,在品牌维护过程中都指望其他家族而造成的,如果统归一个主体管理或三个家族能齐心协力,也不至于被李鬼赶走。中国的九头鸟注册商标在品牌管理过程中,也因家族成员不能统一而大大损害了品牌的价值。

    (三)专利战略的具体实施

    1、对所要突破的领域做必要的技术现状检索

    第一,技术现状检索的首要目的是了解现有技术的发展现状,是制定适合自己的技术研发计划的必要前提。大多数企业的技术人员其知识的获取除在学校学习获得外就是来自在本企业工作过程中获取的技术知识,其知识面不是很完善,其最熟悉的是自己公司的技术现状,对直接竞争对手的技术可能比较熟悉,但对整个行业的技术现状并不准确了解,盲目的指定研发计划,极有可能投入大量的人力物力,得出结果时却发现早已被其他人突破,已经是现有技术。技术文献特别是专利文献是一种兼具技术、法律、经济丰富信息的在国际市场广泛交流的文献。专利文献具有质量可靠、内容广泛详尽、报道迅速的特点。专利文献以其非常规范、严格的形式,汇集了人类几百年来最完整、最重要、最有经济技术和法律意义的成千上万的信息。它反映着过去,今日的技术,而且预示着明天的技术发展的趋势。根据世界知识产权组织的研究,全世界最新的发明创造信息有90--95%都是首先通过专利文献反映出来的。通过对现有技术检索(主要是专利检索、技术文献检索)可以准确的了解整个行业的技术发展现状,避免重复创造,据有关统计,在应用技术的研究中充分利用专利文献信息可以达到减少创新时间的90%,降低成本75%,节约研究开发费用60%,还可以减少风险60%的效果。正如爱因斯坦说过的,“我之所以有这样的成就,是因为我站在巨人的肩膀上”,创新的第一步就是充分学习利用前人的成果。

    第二,技术现状检索是了解竞争对手的最有效的手段。凡是有专利战略意识的企业,都会将自己的技术创新及时申请专利,以获得专利保护,故专利检索可以直接了解竞争对手的技术创新现状、专利布局。虽然有些企业将某些技术创新作为技术秘密保护,但在科技高速发展的今天,今天的技术秘密明天就可能成为现有技术,故专利检索页很可能发现竞争对手的技术秘密的具体内容,即便不能发现,也可以找到替代竞争对手技术秘密的技术方案,击垮竞争对手。

    第三,技术检索是改进生产工艺,生产新产品的有效方式。虽然申请专利的技术,未经权利人许可不能使用,其保护期长达10年或20年,但是,专利保护的前提是专利权人缴纳专利费用,我国大部分专利,特别是高校申报的专利,很多因没有缴纳年费,而变成公共技术,使用这些被终止的专利技术不构成侵权。有些授权的专利,因为不符合授权条件而被无效或可以被无效掉的专利技术,也成为公共技术,可以免费使用,这样大大减少了研发成本,加快了企业技术更新。

    第四,专利检索可以有效的避免专利侵权的发生。根据《专利法》的有关规定,除专利法另有规定外,未经发明或实用新型专利权人的许可,不得实施其专利,即不得以生产经营目的制造、使用、销售、进口其专利产品,或使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照专利方法直接获得的产品;未经外观设计专利权人许可,不得以生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口气外观设计专利产品。很显然,专利侵权不以行为明知为前提,而是以有实施行为为充分必要条件。在专利检索过程中将企业所实施的技术与专利技术对比,可以及时发现自己所实施的技术是否涉嫌专利侵权,一旦发现应尽早采取措施,避免陷于专利侵权纠纷中。需要注意的是,判断被控侵权技术方案是否落入专利权保护范围时,是以被控侵权技术方案的技术特征与专利权要求记载的全部技术特征对比,如果被控侵权技术方案缺少专利权利要求记载的一个或一个以上的技术特征,或者被控侵权技术方案有一个或一个以上的技术特征与专利权利要求记载的响应技术特征不相同也不等同,被控技术方案就没有落入专利权的保护范围,就不构成专利侵权。

    2、制定符合企业发展的具体的技术研发计划企业研发计划首先要选定研发的技术领域,可以通过专利检索并结合企业的技术优势以及现阶段要解决的技术问题等因素综合确定研发的技术领域。研发的技术领域可分为短期研发计划、中长期研发计划。短期研发对象一般是企业现阶段面临的技术问题或行业面临的技术难题,由于在这方面的技术问题往往是单一的技术问题,一般可以在短时间内突破,越早突破越快速冲击市场,节约企业生产成本,且容易投入实际生产,快速给企业带来经济效益;中长期研发计划代表某一技术未来的发展方向,有的甚至还没有被人们注意,其技术难题相对较多,研发周期较长,一旦研发出来,可能在较长时间内占领市场,但投入应用的成本相对较大,中长期研发计划是放眼未来的专利战略,虽然中小企业实施中长期研发计划成本较高,但一定要关注这方面的技术问题,这是居安思危的表现,也只有这样企业才能长期的生存下去。企业研发计划的制定一定的结合实际情况,充分利用企业的技术优势,保证计划的可实施性。中小型企业先从企业生产过程中碰到的具体问题入手,制定短期技术并有效执行,通过大量的小专利提升企业的实力,大中型企业除制定短期研发计划外还应充分重视行业发展方向,制定中长期研发计划,以保证或提升在行业内的优势。

    3、挖掘潜在的可以申请专利的技术创新每个企业在生产经营过程中,都会有自己的技术创新,有些创新是无意中发现的(例如汽车轮胎、苏37飞机的机翼结构),有些创新是经过多次试验花费当量人力、物力得到的,但并非所有的技术创新都可以申报专利,有些技术创新虽然可以申报专利但需要站在另一角度进行申报,才有可能授权,故必须对技术创新进行筛选、挖掘,才能提炼出专利技术进而申报专利。但由于研发创新人员往往都是技术人才,对专利制度不熟悉,对专利只有概念认识,不清楚如何挖掘技术创新中的专利成果,如果企业缺乏既熟悉技术又熟悉专利的人才,或技术人员对专利没有较深的认识,首先应对技术人员进行专利培训,加深他们对专利的认识,促使他们在技术研发过程中专利的发掘、挖掘,或者设立专人挖掘技术研发成果中的可申报专利技术,避免技术成果成为公共领域的技术,为别人做嫁衣。

    4、技术创新后,要及时确定保护的方案技术创新获得突破后,首先要考虑的便是知识成果的保护问题,而技术方案的保护无外乎是专利保护还是商业秘密保护。二者的优缺点在于:采取专利保护的缺点在于技术方案必须的公开,他人可能在该技术方案的基础上开发出新的专利,其他人可能未经许可而使用该技术,在某些情况下维权非常困难,采取商业秘密保护的缺点是,同样的技术方案可能被他人攻破,一旦被他人攻破,该技术方案无法再独占的使用,别且一旦他人将其申请专利,自己将无法自由使用,且商业秘密被公开后,就无法独占性的使用;采取专利保护的优点是,不需要付出保密成本,任何人使用该技术方案都应经权利人许可(强制许可除外),并支付许可费用,采取商业秘密保护的优点是,可以保证自己独占性的使用,在该技术领域享有绝对的优势,例如云南白药配方。除考虑二者的优势外,还必须认真的审核技术方案适合那一种保护方案,其唯一的标准在于技术方案是否容易被他人反攻。任何技术方案都凝聚在产品中的,故技术方案的运用,必然伴随着产品,而产品是流通的,同领域技术人员很容易获得技术创新的产品,如果可以通过产品的特征推导出实施的技术方案,无论该技术创新如何的高,只能采取专利保护,机械领域的创新最为明显;如果同领域技术人员无法通过产品推导出对应的技术方案,则可以考虑采取技术秘密保护,例如配方类发明。一般来说产品的配方及方法发明可以考虑采取技术秘密保护,凡产产品结构发明创造及不复杂的化学发明,基本上只能采取专利保护。有很多技术创新后,并不是每一个技术要点都得采取统一的保护方式,事实上很多技术创新中,分别采取不同的保护方式是非常常见的,特别是方法发明。但在此,在采取两种保护方式并行的技术创新中,必须准确把握专利保护中“技术方案充分公开”的要点。

    根据《专利法》的规定,专利申请的说明书应当对发明说实用新型(要保护的技术方案)作出清楚完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准。发明创造的充分公开时围绕权利要求进行的,而权利要求又围绕着所要解决的技术问题而展开的。故在申请专利时,必须考虑通过专利保护的技术方案,要解决哪些问题,这些技术问题不能包括作为技术秘密保护而解决的技术问题,只要把握这一点,就可以很好的处理二者的关系了,除涉及数值范围的发明创造外,对于产品或方法发明创造,大多数说明书都是照搬权利要求书,在对解决问题的原理做必要介绍,也基本符合充分公开这一法定要件了。确定专利保护后,应当及时的申请专利保护。根据《专利法》的有关规定,我国专利申请才是先申请原则,即统一技术方案被两个以上的人申请专利保护的,只授予最先申请的人专利权。同时,根据《专利法》的规定,授予专利的必要条件是符合新颖性要求。所谓新颖性是指发明或实用新型不属于现有技术(设计),也没有任何单位或者个人就同样的发明、实用新型或外观设计在申请人以前向国务院专利行政部门提出过申请,并公布在在申请日以后公布的专利申请文件或公告的专利申请文件中。现有技术(设计)是指在申请日以前在国内外为公众所知悉的技术(设计),上述规定明确了我国专利申请采取的是先申请原则,而不是先创造原则。故技术成果应及时申报专利,以避免被他人先申请或公开。故,如果技术方案不及时申请专利,一旦被他人先申请或被他人公开,就无法获得专利权。需要强调的是,及时的申请专利,并不等同于立即申请,而要重视适时的申请,因为一旦申请专利保护,技术方案必然被公开,而技术方案公开后,你的所有竞争对手都能够了解到该技术方案,而该技术方案可能恰恰是他们在解决某一问题时所未解决的难题,一旦被他们运用,必然会大大缩短他们在某一问题上的研发周期,所以,如果该技术方案时竞争对手急缺的技术方案,为了延缓竞争对手的研发,可以暂作技术秘密保护,而延缓申请专利。如果该技术发难不立即申请专利可能被他人公开或申请的,可以充分利用我国优先权制度及公开制度,先向国家知识产权提出申请,在专利被公开之前(记载于待出版的专利公报之前)撤回,然后再申请,这样可根据优先权制度,而保证自己的在先申请的地位,并且专利被公开之前都处于保密阶段,除具体审查员外,其他人都无法知道,竞争对手更无法知道,采取这种方式所付出的对价也仅仅是多缴纳一次专利申请费而已。

    5、委托专业的专利代理机构申报专利专利文件是非常强的技术文件和法律文件,要求撰写人既懂技术又懂专利方面的法规,稍有不慎,就可能导致本来可被授权的专利申请因撰写不符合法律规定,而不能被授权,造成无法挽回的局面,特别是发明专利。有的专利申请虽然被授权,但由于撰写的重大瑕疵,很容易被竞争对手找到瑕疵而被无效掉;有些专利文件虽然被授权,但由于保护范围过窄,没有实现最大范围的保护,只能给予很小的保护,竞争对手轻易的绕过专利权利要求书,而不构成侵权。从司法实践及趋势来看,专利侵权判定将越来越严格,原来是可以适用多于指定原则的,现在却不再适用,等同侵权的适用范围也将越来越小,发达国家在认定专利侵权时更为严格,这也要求必须撰写一个合适地区权利要求报复范围。同时,专利申请涉及多个流程,只要一个流程出现问题(如,未按期缴纳申请费、实审费,未及时要求恢复权利),就可能导致专利申请不能被授权。专利申请被授权后,每年还应缴纳年费,逾期交纳年费,专利权自动终止,这系列的技术问题、法律问题以及繁杂的法律流程,必须由专业的人细心的处理,普通的企业人员是无法很好的完成的,在确定技术创新采取专利保护后,最好是委托专业的代理机构代为申请。虽然有些企业有自己的专利部门,专人申报专利,但是,一般的企业专利申请量有限,且技术面相对比较窄,团队人员少,他们的专业能力相对于专业的代理机构还是偏弱。只有那些专利申请量特别大的单位,例如中信、海尔、联想、华为,他们每年的申请量相当大,组建自己的专利申请团队是必要且合适的,但是他们仍然将大量的专利申请外包给专利代理机构,并且有多家专利代理机构为他们服务。从国际管理或规则看,知识产权保护的一个重要特征是地域保护原则,专利保护也不例外。作为地域保护原则,简单的说就是在该国家或地区申请专利的,在该国家或地区才能获得专利保护。例如,如果该专利只在大陆申请专利,未在香港或美国申请专利,则该专利就不能在香港、美国获得专利保护。故一项创新比较高的发明创造有必要考虑国外申请,国外申请的渠道包括直接向具体的国家或地区申请和PCT申请。采取PCT申请的申请人,在申请后的一定时期内可以考虑是否向是否向特定国家申请专利,以减少因选择不当而额外增加费用。需要强调的是PCT申请仅仅是让申请人获得了优先权,如果不向具体的国家或地区申请,也无法再其他国家获得专利保护。确定是否申请外国保护时,从实用主义出发,如果该技术创新对应的产品不向国外销售,或权利人也不到国外生产,则没有必要向外国申请专利;如果产品出口到国外或在国外生产,则应向对应的国家申请专利保护。

    6、做好商业秘密的保护工作在对技术创新进行挖掘过程中,除注重可申报专利的技术成果外,同时应重视那些潜在的可作为技术秘密保护的技术成果。一旦发掘可作为技术秘密保护的成果,应立即进行技术论证,确定可作为技术秘密保护后,立即采取技术秘密保护。作为技术秘密保护的技术往往是技术研发成果的某一具体细节,其外围的一个完整的技术方案仍可以申请专利保护。专利与技术秘密的关系类似于专利权利要求中的独立权利要求和从属权利要求之间的关系。根据《反不正当竞争法》的规定,所谓商业秘密是指不为公众所知悉,能为权利人带来经济利益,具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。作为技术秘密,他的实用性并能为权利人带来经济利益是不言而喻的,但是对于秘密性及采取保密措施这一事实,必须由权利人举证。这就需要有一套完备的保密制度,围绕诉讼要求展开,指定相应的制度。保密措施的证据一般包括以下几个方面:第一,有对技术信息载体加强管理的有关规章制度,即有明确的技术秘密保密制度,在该制度中应明确哪些文件或资料适用该制度,那些人具有保密义务;第二,在全体职工待会上或有关技术人员会议上针对具体的技术秘密提出保密要求,并形成书面文件,由入会人员签字,第三,对涉及技术秘密的场所和人员制定严格的保密制度,也即企业技术秘密的借阅制度;第四,与可接触技术秘密的人员签订保密协议,明确权利与义务。但应注意的是,这些规章制度都应该是针对具体的秘密,对具体的人员作出的,不能笼统含糊。另外,保密措施还包括权利人采取的物质手段,比如将元代买或核心配方锁进保险柜里,家密码等等。不为公众所知悉,是指该技术信息不能从公开渠道直接获取,该事实是消极事实,如果侵权方否认的,有侵权方举证,不需要权利人举证证明不为公众所知悉。 另外,介绍一下认定商业秘密侵权的原则,了解这一原则,有利于我们制定完整管理制度。司法实践认定商业秘密侵权主要使用的“接触加相似原则”,即权利人能够证明被侵权人所使用的信心与自己的商业秘密具有一致性或相同性,同时能证明侵权人有获取商业秘密的条件,而侵权人不能提供或据不提供其所使用的信息是合法获得或使用的证据的,可以认定侵犯商业秘密。由于很多技术秘密侵权案,都与权利人的技术人员或接触过该技术秘密的人员有关,故,技术秘密在创新后,应当写明该技术秘密的创造人,这即是对他们的肯定,也是为将来他们泄露技术秘密时有证据证明他们接触过该技术秘密。同样,采取秘密保护后的技术秘密在借阅或复印过程中,应做好登记制度,这样既可以约束借阅人员的保密责任,也留下他们接触过该技术秘密的证据,以备万一。 IBM公司的技术秘密保护制度就非常完善,他们根据一个机密与IBM公司业务的关系、与IBM公司业务的实施方针的关系、有关业界竞争的影响度、是否为IBM公司产品技术上及收益上成功的关键等因素,及重要程度的高低,依次分为“绝密”、“机密”、“限阅”、“仅内部使用”等四种。根据不同的等级,决定其复印、对外公开、对内公开、废弃、保管、资料传送时的处理规定。例如:对外公开时,前三类的资料必须得到特定人员的同意:复印资料时,前量类的资料必须转成密码才可传送。为了彻底实施公司的规定,公司内部也设有自我检查制度,随时实施内部检查并指导员工养成自我管理的习惯。技术秘密在传输过程中,都采取秘密传输的,其保密制度非常严谨实用,值得每个企业去借鉴。

    7、处理好既不申请专利保护也不采取技术秘密保护的技术创新的公开无论是技术创新采取专利保护还是采取技术秘密保护,企业都需要支出一定的成本,故并不是每一项技术创新都采取保护措施,有一部分技术创新由于创新程度不高或其他因素,为采取保护措施,而使其成为公共技术。但这种放任的方式,可能使企业处于一种潜在的风险状态,典型的案例便是正泰诉施耐德案件,在该案件中,施耐德公司主张正泰供公司的专利,在正泰申请专利之前,施耐德早已研发出来只是考虑到创新程度不高而未申请专利,但苦于当时未做好证据保存,而无法举证证明。为了解决这一风险,有必要做好技术创新的的公开工作。对于那些不准备采取保护措施的技术创新,必须尽快将其公开例如,IBM公司每月定期出版一册技术文献,将其开发的未采取保护措施的技术创新公开,其每年申请的专利仅几百项,但公开的技术创新达上万项,这种公开有有效避免该技术方案被他人申请专利,即便是被申请专利,将来也可以以现有技术对抗侵权纠纷。从证据的角度将,出版公开无疑是最好的方式,但是出版公开存在以下缺点:根据《专利审查指南》的规定,不能证明具体的出版日期的,出版公开一般以出版月份的最后一天为公开日期,而不是发稿日,这样就有一个时间差;从经济的角度讲,如果不是好的文章(创新程度比较高的文章)难以出版,即使能出版,陈本也比较高,且拖的时间长;一般的企业技术创兴的量都不大,不可能向IBM一样,创立自己的公开杂志。从实用而的角度入手并结合证据法及《电子签名法》的规定,最便捷成本最小的,莫过于电子公开,并形成电子证据(如果《电子签名法》对电子证据的形式要件和实质要件做了明确规定,并明确规定符合《电子签名法》规定的电子签名证据,可以作为原件使用),目前中国唯一可以做电子公开(即“时间戳”)的机构是北京联合信任技术服务有限公司(网址:www。tsa。cn,具体操作步骤,可以登录该网站了解),做一次电子签名也才10元,该单位所做的时间戳电子证据,已经被广泛的人民法院所采纳。

    8、专利授权后应进行必要专利权维护专利申请被授权后的后续维护工作主要是按时足额缴纳年费和应对专利无效。需要注意的是专利年费并不是每年都是一样的,而是分年段阶梯上升的,故缴纳年费是一定的核实当年的年费数额,如果少缴,视为没有缴纳,就可能导致专利权终止。在维持专利权的过程中应对专利权的市场价值进行评估,如果无市场价值时,可不再缴纳年费,以避免浪费财力。对于专利无效,一般是竞争对手或或侵权诉讼的被告提起,专利无效程序启动后,应及时应诉抗辩,并对申报的专利进行评估,特别是实用新型和外观设计专利,如果确实属于可被无效的情形,可自动放弃,以避免额外多缴纳专利年费。专利无效工作也是极为重要,如果企业专利被启动无效宣告程序,企业除积极应诉外,在应诉过程中,应尽量对其专利文件中的词句及技术方案做限制性的解释或排他性解释。以防止侵权人利用禁止反悔原则,而躲避专利侵权,所谓禁止反悔言原则,是指专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中,通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。

    9、打好专利进攻战和防御战专利战略从不同的角度可做不同的分类,按应对市场竞争的战略实施方式划分可分为进攻型专利战略、防御型专利战略,由于这一分类对企业专利战略非常有针对性(自己和竞争对手),故在此对专利进攻战略和防御战略做进一步介绍,以便于企业专利传略的执行和方向的把握。所谓专利进攻战略是指积极、主动、及时地申请专利并取得专利权,以使企业在激烈的市场竞争中取得主动权,为企业争得更大的经济利益的战略。专利进攻战略主要包括以下几种:
 
    第一,基本专利战略,这是准确地预测未来技术的发展方向,将核心技术或基础研究作为基本方向的专利战略,暂且把基本专利战略称之为城市辐射农村战略。基本专利战略的实施,需要比较准确的掌握行业技术现状(从全球至少是在中国范围内考察)进而确定技术的发展方向,除行业的龙头企业外,一般的企业由于技术信息有限,对市场无法准确预料,如果靠自己去准确掌握本领域技术未来的发展方向,需要花费大量的人力、物力、财力,成本太高,比较便捷的办法是密切关注国家有关知识产权战略的相关内容,国家每年会将主要突破的技术领域公布,比如高新技术企业认定中的技术领域、政府知识产权战略五年规划中主要突破的技术领域等等,都代表着各个领域未来的发展方向。并且,这些技术领域,国家都有政策扶持。基本专利战略对抢占市场先机,保持市场份额尤为重要,龙头企业要保持自己的龙头地位,基本专利战略是必不可少的。
 
    第二,外围专利战略,如果行业的基本专列被其他单位掌握,而又无法另辟蹊径时,可以采用具有相同原理并环绕他人基本专利的许多不同的专利,加强自己与基本专利权人进行对抗的战略;在自己的基本专利受到冲击时,在基本专利周围编织专利网,采取层层围堵的办法加以对抗,该战略与基本专利战略相对应,暂称为农村包围城市战略。外围专利战略不需要花费太大的成本,但它同样会对基本专利的权利人带来很多的限制,大大削弱基本专利权利人的威力,比较适合技术起点低的企业,外围专利战可以大力推动专利交叉许可的实现,该战略的执行比较适合技术起点比较低、研发团队实力比较低的企业。 

    第三,专利转让战略,即在自己众多技术领域取得的专利权中,对自己并不实施的专利技术,积极、主动地向其他企业转让的战略。专利的维护要付出经济成本,如果自己不实施,是无法直接带来经济价值,如果存在这样的情况,应积极启动专利转让程序,不仅可以减少专利管理成本,同时还可以为企业带来经济回报。需要注意的是,在专利转让过程中应慎重选择受让人,并充分重视合同中专利有效性的保障。 

    第四,专利收买战略,即将竞争对手的专利全部收买,来独占市场的战略。在在收买专利过程中,因充分重视下列因素:第一,专利可转让性,如果专利被质押,则无法转让;第二,被无效的风险,任何专利都有可能被无效,对专利被无效的风险,应当由权利人承担或双方共担;第三,权属瑕疵,由于国家在受理专利申请时,对申请人申请专利的权利仅作表面审查,申请人可能无申请权,主要发生在个人是申请人的情形,该风险应约定由转让方承担,对于共有的专利权转让,应由全部共有人签字;第四,在受让前应做调查该专利是否被许可使用过,一旦该专利已经许可给他人使用,受让后将无法独家使用,该风险应由出让方说明并承诺;第五,在受让前,应对专利申请文件,特别是实质审查函件、复审,无效程序中的文件做详细的分析,以了解该专利的保护范围;第六,购买的专利应包括其从属专利,必须打包购买,否则,即便是购买了基础专利,由于未购买其从属专利,仍然深陷雷区;第七,专利附带的技术秘密转让问题。对于比较重要的专利,权利人很有可能将比较关键的技术方案作为技术秘密保护,所以使用专利技术达到的效果总比权利人的效果要差一些,只有将其技术秘密一并购买,才能生产出与出让方一样的产品。第五,专利与产品结合战略,即在许可他人使用本企业专利的同时,将自己的产品强加于对方,提高自己在市场竞争中地位的战略。这里要注意的是,根据《合同法》第329条、《技术合同司法解释》的有关规定,非法垄断技术、妨碍技术进步或者侵害他人技术成果的技术合同无效,“非法垄断技术、妨碍技术进步”包括:限制当事人一方在合同标的技术基础上进行新的研究开发或者限制其使用所改进的技术,或者双方交换改进技术的条件不对等,包括要求一方将其自行改进的技术无偿提供给对方、非互惠性转让给对方、无偿独占或者共享该改进技术的知识产权;限制当事人一方从其他来源获得与技术提供方类似技术或者与其竞争的技术;阻碍当事人一方根据市场需求,按照合理方式充分实施合同标的技术,包括明显不合理地限制技术接受方实施合同标的技术生产产品或者提供服务的数量、品种、价格、销售渠道和出口市场;要求技术接受方接受并非实施技术必不可少的附带条件,包括购买非必需的技术、原材料、产品、设备、服务以及接收非必需的人员等;不合理地限制技术接受方购买原材料、零部件、产品或者设备等的渠道或者来源;禁止技术接受方对合同标的技术知识产权的有效性提出异议或者对提出异议附加条件等情形。应尽量避免合同中出现上述情形,应通过其他方式合理避免,如另立协议等方式予以规避。 

    所谓专利防御战略是指防御其他企业专利进攻或反抗其他企业的专利对本企业的妨碍,而采取的保护本企业将损失减少到最低程度的一种战略。专利防御战略主要有以下几种: 第一,专利无效战略,即针对对方专利的漏洞、缺陷,运用撤销以及无效等程序,使对方所取得的专利不能成立或者无效的战略。因无效程序的启动要支出较高的费用(包括无效申请费,代理机构的代理费、资料的检索费等),故企业不会积极主动的启动专利无效,一般只有在对应的产品要入市或侵权诉讼中才启动。专利无效程序启动后,一旦对应的专利被无效,便成为公共技术,可以免费使用,有的专利即便是最终没有无效掉,因当事人为保障专利有效而与请求人和解,请求人也可以达到用较低的费用或不支付对价而获得专利的使用权。第二,公开战略,前面已经论述,在此不再赘述;第三,交叉许可战略,即企业间为了防止造成侵权而采取的相互间交叉许可实施对方专利的战略。

    10、设计出比较好的技术创新激励制度并有效的去执行任何技术创新归根结底是由人去完成的,企业有一批优秀的人才,并不当然表示就可以获得很多技术创新,还必须的有一套比较完善的技术创新激励制度并且有效的去执行。

    一套比较好的激励制度,应包括以下几个方面:

    第一,尽量为他们提供优质的技术开发平台。这里的技术开发平台包括物质技术条件和技术团队,大量的技术问题的解决都需要无数起实验才可以解决,而进行相应的实验必须要有相应的技术条件,特别是药品等高新技术开发,物质技术调价是必备的。对于复杂的技术开发,往往需要大量的人员共同参与完成,光靠一个人几乎无法解决,即便是解决了,也需要大量的时间。故物质技术条件和技术团队是做技术开发的基础条件,只有拥有了技术开发平台,技术人员才会看到技术开发的希望,他们才会去做技术开发,我们无法想象在无人岛上,无技术设备的情况下进行技术开发。

    第二,对他们的付出给予充分肯定,满足其精神需求,并给予重实质而轻形式的管理制度。技术人员投入技术开发往往需要投入大量的时间和精力,有时候为了攻破某一技术难题,为了保证思维的连续性,在较长的一段时间内几乎都无法获得休息时间,故,无论他们是否获得成功,在精神上都应该给予他们肯定,因为他们付出了。同时,技术人员需要付出大量的脑力思维,为了充分的挖掘他们的智慧并可以宽松的工作,不能给他们太多的形式上的要求,例如上班必须的着工作装,必须得按时上下班等等。

    第三,有一套比较公平合理的物质奖励制度。虽然《专利法》及《专利法实施细则》规定了职务发明的奖励制度,但是这也仅仅建立在申请专利,获得授权的基础之上,并且仅仅是法律的规定,无具体的操作方式,并不能等同于企业的奖励制度。故,为激励企业的技术人员,有必要制定一套技术创新制度,而这项制度中的奖励范围包括专利,还应包括技术秘密、未做技术秘密和专利保护的技术创新以及技术失败。IBM公司的奖励制度,倒是值得我们借鉴:IBM公司用“计分制”来兑现奖励,这与国内对于司机违章的计分有异曲同工之处,IBM公司的计分是用来奖励,而我们的计分缺用来处罚。IBM公司的计分制,申请专利给发明人计3分,刊载于出版物,给该发明人计1分。当这些分数累积到12分时,给予现金奖励。一项发明被第二次采用时,再次给予奖金奖励(详见《IBM公司的知识产权管理制度》一文,作者:张晔)。对于技术失败,企业应当理性的判定,任何技术创新过程中都有可能失败,而一旦技术失败,不仅前期的投入无直接的回报,甚至还造成其他损失,当然即便是技术失败了,他也告诉后来者,哪些方案是不成功的,从某种程度上讲也是一种成功,只不过这种成功表示企业最想要的而已。我们应当正确的评价技术失败,只要技术人员尽到了谨慎处理的职责,即便是失败了,也不应给予他们处罚,如果技术失败对后续创新有较大帮助作用还应给予一定的奖励,这样他们才敢于去技术创新。对已企业的重要技术人员,不仅要给予技术创新奖励,还要想法把他们留在企业,很多企业的做法是给予他们重要的职位,或者给予他们期权或股权的奖励,但是具体的制度设计还应因人而异,且应请专业的律师设计具体的制度。考虑到我国专利审查制度,以及企业的成本考虑,对于外观设计和实用新型专利,在授权后给予基本奖励外,还应及时请求国家知识产权局作出《专利评价报告》,根据《专利评价报告》的结果再行给予奖励,这样对技术人员比较公平,同时,该《专利评价报告》在专利维权过程中也有用处,并且我们可以根据《专利评价报告》的结论确定专利的维护期。
 
    11、做好技术创新档案保存管理技术创新过程付出大量的人力、物力和财力,创新过程的档案包括技术开发计划书、对技术背景的检索、技术人员的分工参与、实验报告、技术开发进展统计等,这些都应当形成文字档案技术,至少是电子文档,最好是纸质文档,而纸质文档应当由公司有关部门盖章并由相关负责人和参与人员签字确认。对于开发计划书、技术人员分工及技术进展等应形成书面记载,这些档案直接影响到技术创新的归属、侵权抗辩等,做成完成的档案,也可以提高后续研发的工作效力,不再做重复的工作。技术创新档案应当长期保存。在正泰诉施耐德案件中,施耐德公司虽然主张正泰公司的技术在其申请前施耐德已经开发完成,但因没有技术开发档案,导致法院不予认可,如果有技术开发档案,也不至于会赔正泰1。7个亿。对于有些文档(如计算机程序,商业秘密除外),还应当考虑进行著作权登记,这不仅可以获得著作权保护,对确定技术开发完成时间的固定也是非常有帮助的。建立起完成的档案保存制度后,还应建立完善的档案借阅制度,这不仅是对知识产权的尊重,更是有利于商业秘密的维护和档案的保存。应制定明确的借阅权限、借阅流程、归还期限以及借阅记录制度。

    12、与员工约定技术创新的归属虽然《专利法》及《专利法实施细则》规定了职务发明创造规定单位所有并明确了职务发明创造的范围,但是对非职务发明创造的归属,法律没有强制性的规定,而非职务发明创造是财产权,既然是财产权就可以约定归属并可以转让。与员工对发明创造的归属进行约定(必须采取书面方式,最好是在该员工入职时就进行约定,IBM等公司都是这样操作的),以避免将来不必要的知识产权权属纠纷,并且在权属纠纷时占主动地位。对于知识产权归属的约定,应当采取独立于劳动合同的形式,该协议中还应包括知识产权创新的奖励制度,这样员工清楚的知道自己的权利义务,否则,只有义务没有权利的协议,员工是难以接受的。
 
    13、适时的启动专利侵权诉讼、积极应对专利侵权诉讼抓里诉讼的启动,要耗费大量的人力物力和财力,一个专利侵权案件,所耗费的时间少则一年,多则七八年,并且,对方是否构成侵权并不像合同违约纠纷那么清晰,带有很大的不确定性,故启动专利侵权诉讼应谨慎考虑。根据《专利法》及其司法解释的有关规定,实用新型和外观设计专利侵权诉讼,当事人一旦启动无效程序,侵权极有可能中止,故权利人在启动诉讼时,首先要考虑该实用新型或外观设计专利的稳定性,至少要做一次专利评价报告,如果报告认为该专利稳定性比较差,可能被无效,则不要启动。在固定被告侵权的证据后,有必要对侵权的证据是否能够证明被告侵权做一个风险评估,最好是有专家参与论证的评估,如果认为该证据不足以认定侵权,则慎重考虑启动诉讼程序。考虑到中国目前的司法环境及地方保护因素,尽量避开在源头侵权人住所地诉讼,最好是找一个被告,将管辖地拉到原告住所地或源头侵权人住所扫地意外的其他法院管辖。在启动专利诉讼时,有必要同时进行财产保全,因为漫长的诉讼给被告充足的时间转移财产,等到原告胜诉时可能也只是一个空判决。大多数单位对专利权人发过来的侵权警告书都不重视,有的是认为自己不构成侵权,有的是认为离侵权诉讼还比较遥远,没有采取任何措施。这也使得他们在后续的诉讼中处于被动地位。

    从司法实践的经验看,笔者认为,收到侵权警告书后应当:第一,立即进行是否侵权分析,如果不构成侵权,立即启动确认不侵权诉讼,这也不仅可以使管辖地在原告所在地,减少到外地诉讼的成本,还可以尽早的确认自己的技术方案是否构成侵权,以避免大量的投入后因构成侵权而造成巨大的经济损失。如果构成侵权,应当积极采取措施,停止侵权,降低或见面权利人调取到侵权的证据(大多数专利权人在发警告函之前都已经将侵权的基本证据固定)或与权利人协商获得专利许可,降低或避免法院确认专利侵权的发生。当收到专利侵权的诉状后,也应当积极采取措施,委托专业人员参与诉讼,充分利用禁止反悔原则、现有技术抗辩原则对抗侵权,如果不能,则可考虑通过专利无效程序将涉案专利无效掉。因我国法律规定,被告人如果在答辩期满之前未启动专利无效程序的,侵权诉讼将不中止,故无效程序必须在答辩期满前提出以终止侵权诉讼,如果可以利用现有技术或禁止反悔原则对抗,再终止无效程序不迟。

    五、小结

在激烈的竞争中,企业知识产权战略是必不可少的,只有这样才能在激烈的竞争中占据一席之地。企业专利战略的执行和具体的实施,是一项非常复杂的工程,且不同的企业有不同的特点,绝大多数企业来说都处在要去摸索阶段,无可复制的模板,笔者也仅仅是根据实践经验进行初步的总结。本文不能为企业知识产权战略实施带来具体的执行方案,但希望能为企业对知识产权战略的认知以及企业知识产权战略框架的构建带来益处。笔者也将根据后续的实践经验,总结归纳出可参考的具体执行方案。

作者:储涛     
编辑: 申琳昌 律师
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