专利产品平行进口（parallel import）通常是指一国未经授权的进口商,在某项专利已获进口国法律保护的情况下仍从国外购得专利权人或其专利被许可人生产制造或销售的此项专利产品输入该进口国销售的行为。随着国际贸易自由化的不断加强，平行进口成为国际贸易中较常见的一种现象，同时也是与知识产权密切相关的一个国际贸易问题。
美国制定法并未对专利产品平行进口规则作出明确规定。因此，必须通过分析、研究美国现有的相关判例，才能发现其专利产品平行进口规则。美国法院在处理专利产品平行进口案件时，主要有两条路径：一是“修正的国际用尽原则”，即对权利人许可的在国外投放市场的专利产品原则上可以自由进口到美国销售，但是权利人可以通过合同对专利产品在美国的使用或销售进行禁止或限制；二是国内用尽原则，即认为将在国外合法投入市场的专利产品进口到美国使用或销售，不论何种情况，只要在进口时未经美国专利权人许可，都构成对美国专利权的侵犯。通过对美国判例的研究可以看出，修正的国际用尽原则是主流，而坚持绝对的国内用尽原则的判例则极少。
一、修正的国际用尽原则
1.专利产品在国外未附限制条件的销售
1885年，纽约南区联邦地方法院的Wallace法官首先在Holiday v Mattheson一案中适用国际用尽原则支持了平行进口商。在该案中原告Holiday对同样的发明在美国和英国分别拥有专利权。被告Mattheson在英国从原告的授权人处购得专利产品，并且在购买时权利人或其授权的人没有附加任何明示的限制性条件。被告随后将该专利产品进口到美国用于销售和使用，原告即起诉被告侵犯其专利权。Wallace法官根据商品销售的普通原则驳回了原告的请求，并指出，当一件产品被权利人不附任何保留条件地售出后，购买者即获得了出售者对该产品所享有的包括对该产品进行使用、修理或转售的所有权利。后续购买者也将获得同样的对该产品进行处分的权利。在该产品的销售过程中，当事人的正常预期是出卖人意图销售产品中的所有权利，而购买者也将获得这些权利。如果允许出卖人对购买者处分其购得产品的权利进行限制，尤其是限制产品的使用方式、产品转售的地域或时间，那么就会有违当时的正常预期。上述观点与所销售的产品是不是专利产品没有实质关系，也与出卖人是不是专利权人没有实质关系，除非在销售时专利权人附加了双方经过讨价还价的限制条件。
2.对专利产品在美国销售的明确限制
美国专利产品平行进口法律规则与商标产品平行进口法律规则相比，显著差异就是如果在购买国外专利产品时附有明确的禁止进口条件并且该限制条件为平行进口商所知晓，那么美国权利人就有权禁止该专利产品的进口；但是对商标产品而言，只要国内商标权人与国外权利人存在共同控制关系，那么即使存在明确的禁止进口条件并为被告知晓，国内商标权人也不能禁止该商标产品的进口。美国法院之所以承认权利人对专利产品销售限制条件的有效性，主要基于两个理论，一是专利权的财产理论；二是合同理论。
（1）专利权的财产理论 在Dickerson v. Tinling一案中，第八巡回上诉法院运用专利权的财产理论明确了禁止进口条件对专利产品平行进口法律地位的影响。在该案中，Bayer公司在美国拥有一种药品专利并将该专利转让给原告Dickerson公司。Bayer未在德国对该药品申请专利，但在德国制造并销售该药品，同时还在其出售的药品上贴附了禁止将其进口到美国销售的声明。被告Tinling从德国购买该药品后进口到美国销售，原告即起诉被告专利侵权。被告抗辩称原告在实际上只是Bayer公司的代理人，应将原告与Bayer公司视为同一人，这样根据既往判例，被告在海外从美国专利权人处购得专利产品进口到美国销售并不构成侵权。法院认为，即使被告的产品可以视为购于美国专利权人，但如果专利权人已经在其海外销售的每件产品上标有禁止进口到美国销售的声明，那么海外产品的购买者就应受到该禁止性条件的约束，被告的进口及销售即可构成侵权。在论述其判决理由时，上诉法院认为：未附限制条件的海外专利产品购买人之所以有权在美国使用或销售该产品，是因为美国专利权人在海外销售该产品时，已经将其对该产品的专有权利完全转让给了购买人；同样，专利权人在海外销售专利产品时，亦有权设定该产品的销售条件，禁止他人将该产品进口到美国销售。Bayer公司在美国拥有制造、使用或销售该专利产品的专有权，而他人将该产品进口到美国销售则可能减损其专有权。如果Bayer公司在销售专利产品时附了上述限制条件，那么对该专利权而言，购买者，无论是第一购买人还是后续购买人，只要知晓该限制条件，则与除专利权人之外的第三人处于同样的法律地位，附有限制条件的国外产品购买人如果在美国使用或销售该专利产品，则应与普通侵权者一样负有相同的侵权责任。
（2）合同理论 第二巡回上诉法院则在Dickerson v. Matheson一案中，运用合同理论承认了权利人在海外销售专利产品上附带进口限制条件的有效性。在该案中，Bayer公司亦在德国和美国就某药品分别拥有专利权。被告在德国从Bayer公司的一个被许可人处购买专利药品进口到美国销售。有证据表明被告在购买专利产品时知晓Bayer公司禁止该在德国销售的产品进口到美国，因此被告即通过多个代理人分多次向德国被许可人购买该专利产品，以规避这种限制。但是，法院则认定销售者已成功地对产品的销售附加了限制条件。理由是销售发票上写有明确的反对向美国进口的限制条件，同时产品上也贴有“禁止向美国进口”的标签，因此应该认定被告知晓发票上的内容。法院认为，发票不仅仅是一个声明或收据，同时，根据商业的性质，它还应被视为包含销售合同条款的文件，而接受发票则意味着被告同意了该销售所附的限制条件。由于权利人已成功地设定了销售条件，因此被告后续的向美国的进口和销售就构成了对合同限制性条件的违反。
显然，无论根据财产理论还是合同理论，美国法院通过承认权利人在国外首次销售专利产品时附加的限制条件的效力，使国际用尽原则的适用范围受到了很大的制约。这样，专利权人如果不希望平行进口的专利产品与国内的授权产品竞争，那么他就可以根据自己的意愿将国外产品排除在美国之外。但是值得注意的是，被告只有在获得充分通知的情况下，一个禁止在美国销售的限制条件才能对被告有效。
二、绝对国内用尽原则
1.Boesch v Graff案 美国最高法院在1890年裁决的Boesch v. Graff一案是绝对国内用尽原则论者最常引用的案例之一。最高法院Fuller大法官代表法院作出的多数意见认为，本案需要解决的法律问题是：在未得到美国专利权人许可或同意的情况下，一个美国人在国外从当地有权销售专利产品的人处购得专利产品后，是否可以将该专利产品进口到美国并销售。Fuller大法官在回答这个问题时认为，专利权的独立地域性是这个问题的关键。Hecht在德国所拥有的制造和销售该专利产品的权利是根据德国法律获得的。法律不能以损害美国专利权人的利益为代价，允许Hecht产品的购买者在美国销售该专利产品。国外在先专利在美国法律体系中的作用是可以限制美国相同发明专利权的期限，但是仅此而已。受到美国专利保护的产品在美国的销售不能由国外的法律来控制。
如果仅根据Boesch案的具体情况而对最高法院的规则进行解释，那么显然不能根据本案决定普通的平行进口案件。因为本案的进口商所购买的产品来自于在先使用权人，而与美国专利权人没有任何关系，美国专利权人也未从进口产品的销售中获得任何利益，所以美国法院禁止该类产品的进口可以被认为是正当的。另外，由于各国对专利权的限制可能有所不同，德国的销售者根据德国法律而获得在先使用权，美国法院不承认德国法律对专利权的限制所产生的效果亦属正常。但是，如果对Boesch案进行宽泛解释，那么就可以得出最高法院在该案中主张绝对国内用尽的结论。第一，根据Fuller大法官对本案提炼的法律问题，可以认为法院意图在澄清国外的合法专利产品是否可以进口到美国销售的问题。第二，最高法院的判决还强调了外国法律不能控制专利产品在美国的销售。那么如果引申理解，就可以认为根据国外法律而合法销售的专利产品，并不能影响该产品在美国的法律地位。第三，Fuller大法官还认为国外专利在美国法律仅具有非常有限的作用，即可以限定以国外发明为基础的美国专利的期限。
2.Griffin v Keystone案
宾西法尼亚州东区联邦地方法院在裁判Griffin v.KeystoneMushroom Farm一案时明确支持了绝对的国内用尽原则。在该案中原告Griffin对一机器发明分别在美国和意大利拥有专利，并指定Longwood作为其美国专利的独占被许可人，指定Carminati作为其在意大利的独占被许可人。被告Keystone是美国的一家蘑菇农场所有人，其从意大利的被许可人处购得三套专利机器并进口到美国，其中一套由其农场使用，另外两套销售给他人。原告向法院起诉被告侵权后，被告以两点理由请求法院作出简易判决驳回原告的请求：第一，最高法院在Adams v Burke一案中所适用的权利用尽原则，应该同样适用于在美国之外销售的专利产品；第二，如果Griffin有权禁止其进口，那么原告与Carminati之间的专利权许可协议就会使原告不正当地对其发明获得“双重回报”，而这个结果显然不是专利法的意图所在。
联邦地方法院首先根据Boesch案否定了被告的第一个抗辩理由，指出根据最高法院的这个判例，进口的专利产品被国外法律视为合法的事实与美国的专利侵权诉讼没有任何联系，权利用尽原则不能适用于国外销售的专利产品。
地方法院在否定被告的“双重回报”抗辩时认为，被告的主张是一种对法律的误解，它没有认识到美国专利是一个独立于意大利专利而单独存在的权利。由于美国专利权是一个独立的权利，那么原告除了可以要求对意大利专利的使用获得使用费之外，还有权要求他人支付使用其美国专利的使用费。专利产品在美国和意大利两个国家的使用或销售，是分别由这两个国家各自的权利进行控制的。被告在意大利的非侵权行为不能使其在美国的侵权行为合法化。原告从Carminati处获得的使用费，仅能使被告在意大利的使用或销售行为非侵权化，但是该使用费不能覆盖对美国专利的使用。
3. Jazz Photo v. International Trade Commission案
联邦巡回上诉法院在Jazz Photo v. International Trade Commission一案中，也对国内用尽原则进行了一定的支持。在该案中，FUJI公司就有关一次性相机技术在美国拥有专利，并在美国和其他地区销售该专利产品。Jazz Photo以及其他一些公司收购用过的该一次性相机，将其运到美国境外重新换上胶卷及电池并进行封装后再进口到美国销售。FUJI公司因此根据关税法337条款要求国际贸易委员会进行调查。国际贸易委员会经过调查后认为，JazzPhoto等公司进口的相机不能被视为是修理（repair）后的相机，而应被视为是重新制造（reconstruction）的相机。对专利产品的重新制造属于专利侵权，因此，国际贸易委员会对进口人完全禁止进口命令。Jazz Photo对国际贸易委员会的决定提出上诉。联邦巡回上诉法院审理后认为，根据既往判例，JazzPhoto公司将用过的相机重新换上胶卷及电池并进行封装的行为，应该被视为修理，而不应被视为重新制造。上诉法院还认为，“修理”与“重新制造”之间的区分隐含着专利权的权利用尽原则。权利人或经其同意对专利产品的销售如果不附限制性条件，那么该销售即可穷竭权利人对该产品的进一步销售或使用进行控制的权利。同时，一旦专利产品在美国被合法销售，后续的购买者也会根据权利用尽原则受让与第一个购买者相同的豁免。如果购买者对专利产品的处分行为不构成重新制造，那么专利权人就无权禁止。但是在本案中，进口的修理过的相机有一部分产于美国境外并且仅应在国外销售。对这部分二手相机，上诉法院认为，根据Boesch案，美国专利权不会因为国外来源的产品而用尽。只有根据美国专利权而授权的首次销售，购买人才能获得权利用尽原则的保护。为了将专利产品进口到美国销售，合法的国外购买行为并不能免除美国专利权人的许可。因此，法院裁定只有那些首次在美国销售并经修理再次进口到美国的相机是合法的，而源自国外的相机则不能根据“修理”的抗辩而获得侵权豁免。
根据联邦巡回法院对本案的判决，只有对美国专利权人在美国销售的专利产品才能适用权利用尽原则，而在专利权人在美国之外销售的专利产品则不能适用权利用尽原则。显然，联邦巡回上诉法院在本案适用的是国内用尽原则，而这一态度则与美国法院此前一百多年专利产品平行进口法律规则大相径庭。根据1982年联邦法院改革法，联邦巡回上诉法院对专利上诉案件拥有专属管辖权，因此本案的判决对专利产品平行进口问题具有深远的影响，同时，也招致了广泛的争论：
第一，联邦巡回上诉法院主要是根据最高法院对Boesch一案的判决而主张权利用尽原则，但是Boesch案的情况与本案有本质的区别。Boesch案中的产品来源于德国先用权人，该先用权人与美国专利权人没有任何关系，专利权人亦未从国外产品的销售中获得任何经济回报。而本案中的专利产品则来自于专利权人自己或经其授权的人，专利权人已经直接或间接地从国外产品的销售中获得了经济回报。所以联邦巡回上诉法院通过引用Boesch案并不能充分地说明其改变法院此前确立的规则的合理性。第二，国会长期以来一直对法院所确立的国际用尽原则持默许态度，而联邦巡回上诉法院对本案采取国内用尽原则则不符合立法机关长期坚持的态度。第三，最高法院以及其他美国法院在版权和商标领域亦采用国际用尽原则，而联邦巡回上诉法院在本案坚持国内用尽原则与其他知识产权领域的平行进口规则不相协调。第四，美国专利法的主要目的是促进科学和实用技术的进步，而给予发明人回报则仅是次要的目的或实现主要目的的手段，采取国内用尽原则将使发明人对同一发明获得双重回报，这一结果不符合专利法的目的。第五，国内用尽规则属于贸易保护主义法律规则，采取这一规则与国内的和全球的促进自由国际贸易的潮流背道而驰。因此，美国联邦法院在本案中所确立的平行进口规则，还有待于美国法院后续判决的检验。
作者：尹锋林
编辑： 申琳昌律师
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