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知识产权
专利撰写与部署策略
发布日期:2011-04-19 17:46:07
 

【摘要】在正面战场,从2003年开始,中美电池行业爆发专利战略大决战。战役发起人是全球最大的电池制造企业美国劲量公司。中国全行业凑钱应诉,败诉两次,最终获胜,极大地提升了中国企业的专利竞争能动性。 在背面战场,也从2003年开始,美国吉列、科博等企业釜底抽薪,发起金融大决战,一举占领中国各省市60-80%的市场,北京等发达地区外资电池占有率超过90%,中国出口的电池产品也改旗易帜,改由外资产品主导,这使中美专利大战演变为中方全行业支付诉讼费和律师费,美方个别电池巨头受惠的美国本土专利大战。

  【正文】

  一、两线作战六年结局,成败得失两相宜

  中美两国是全球电池两大制造基地。随着竞争的日益加剧,专利、金融大战相继爆发。

  在正面战场,从2003年开始,中美电池行业爆发专利战略大决战。战役发起人是全球最大的电池制造企业美国劲量公司。中国全行业凑钱应诉,败诉两次,最终获胜,极大地提升了中国企业的专利竞争能动性。

  在背面战场,也从2003年开始,美国吉列、科博等企业釜底抽薪,发起金融大决战,一举占领中国各省市60-80%的市场,北京等发达地区外资电池占有率超过90%,中国出口的电池产品也改旗易帜,改由外资产品主导,这使中美专利大战演变为中方全行业支付诉讼费和律师费,美方个别电池巨头受惠的美国本土专利大战。

  由此看来,中国电池行业通过一次战略决战,实现知识产权崛起的目标已经落空。在大部分企业出口长期停滞,全行业凑钱打官司,骨干企业控股权纷纷旁落的情况下,中国企业仅仅在战术上打赢了一个337诉讼,但实际上已经在战略上输掉专利、金融两大决战。

  为了真正实现技术和市场崛起,中国电池行业还需要沉下心来,做好专利的挖掘、撰写、部署工作,形成强大的专利攻防集群;也要对商业环境进行全面创新,加强中国企业的资本运作能力,避免国外巨头继续通过金融大战控制我国太阳能电池、汽车蓄电池等新兴行业。

  二、全国总动员,80多企业老总齐聚宁波城

  美国劲量公司是全球最大的电池制造商,雇员1.1万多人,年销售收入约21亿美元。它有一项基础专利,已经做CIP专利申请4次以上,导致该基础专利被保护了30多年,累计已收和预收专利使用费数十亿美元。这个基础专利最近一次派生的CIP专利是US5464709号专利。就该CIP专利为主的无汞碱性电池专利包,美国劲量公司对中国制造企业的收费标准是:每个制造商支付100万美元入门费,另外就生产的每个电池支付2-3美分的专利费。按照100家付费企业,每年产量65亿只计算,第一年支付专利费为2.3-2.95亿美元。

  劲量公司已经成功压制美国国内电池巨头Duracell和Rayovac公司,使之接受劲量的专利付费条件。欧洲、日本电池巨头也已签约支付专利费。鉴于还有一些企业拒绝付费,在2003年4月28日,劲量控股公司与永备电池公司联合发起337诉讼,被告包括9家中国大陆公司,以及二十多家美国、日本等地电池公司。不久,十多家美国、日本、香港公司与原告签署保密协议,退出诉讼。还有一些被告,如美国金霸王等用其他方式退出诉讼。

  全球无汞碱性电池年销售额约60亿美元,美国占一半。中国大陆生产的无汞碱性电池约80%出口,美国是第一大出口市场。为了捍卫海外市场,80多位企业老总汇聚宁波,共同选择美国应诉律师团队,并合议诉讼策略。在SARS肆虐中华的悲情时期,中国广大电池企业踏上了捍卫尊严与权益的北美应诉之路。

  宁波会议的结果是:按出口份额、产能,应诉企业承担70%法律总费用,没有被诉的企业承担30%。至此,全国无汞碱性电池企业投入中美专利大战。

  三、缺乏破坏创新性证据,中方两个程序和文献撰写瑕疵抗辩被驳回

  专利侵权诉讼的防火墙依次是程序瑕疵抗辩、专利不可执行抗辩、专利新颖性瑕疵抗辩、专利创造性瑕疵抗辩、专利撰写瑕疵抗辩、侵权豁免抗辩、在先使用权抗辩、不侵权抗辩等。中国公司依次提出了三个抗辩,输掉两个,赢了一个。

  在第一次审理中,原告放弃权利要求8-12,认为被告仅侵犯权利要求1-7;中国公司主张原告在申请US5464709号专利的时候存在“不公平行为”,该专利应丧失执行力。

  2004年6月2日,ITC宣告中国企业败诉,裁定侵权成立。其他地区立即有三个被告与原告签署保密协议,退出诉讼。

  2004年10月1日,ITC推翻原来的裁决,认定原告的专利权利要求1-7违反《美国法典》35§112?2规定的“确定性要求”,应予无效,裁定侵权不成立;该裁定后来被联邦巡回上诉法院推翻,并发回重审。

  2004年10月1日的裁决中,ITC认为:商业电池包含三个基本部分:阴极、阳极、连接阴极到阳极的电导体。电池阴极包含还原剂、电子释放化合物。电池阳极包含氧化剂、阴极释放电子的接收化合物。电导体连接阴极和阳极时,电子经过导体,创造能供电子设备使用的电流。

  商业碱性电池原来包含二氧化锰作为阴极有效成分,锌作为阳极有效成分。但是,锌容易腐蚀,产生氢气,造成电池泄漏。为了解决这个问题,电池制造商们发展了一项新技术:采用汞齐锌粉做阳极有效成分。这样,电池腐蚀和氢气泄漏问题都得到了解决。但是,含汞电池的环保处理难题应运而生。科学家为探索减少汞使用量的碱性电池付出了大量精力。

  争议的专利发现高纯度锌粉可以降低腐蚀。如果发明人撰写高纯度锌粉制备碱性电池的用途发明,其也许可以获得权利更稳定的专利;专利描述和撰写难度也更小。

  但是,发明人尝试撰写一个更难描述的产品设计主题:商业电池用这种锌粉,减少汞添加剂用量的产品。于是,权利要求1写成了:一种化学电池,包含碱性电解液,包含二氧化锰作为有效成分的阴极,包含锌有效成分的凝胶阳极,其中电池包含的汞低于电池重量的百万分之五十,而且所述锌阳极在2.88A放电161分钟到15%放电深度,凝胶膨胀不超过25%。

  关于专利权利要求的“确定性”,ITC说,权利要求1中“所述锌阳极”没有明确的在先引述基础。如果“凝胶阳极”被解释为“所述锌阳极”的在先基础,那么这个权利要求就变得毫无意义,因为仅仅测试电池,而不是用在确实完成的商业电池中的阳极经受了权利要求1描述的放电过程。

  如果“所述锌阳极”被解释为测试集成到电池中的锌,那么“所述锌阳极”中的阳极就是多余的。ITC认为,对“所述锌阳极”在先引用基础的任何解释都无法导致本权利要求能够被理解。因此,ITC认为权利要求1不确定,应予无效,其余从属权利要求也一并无效。

  但是,法院认为:在判例法上,不确定,是解释不通或者模糊性无法克服的意思。权利要求的确定性取决于相关词汇能否给出合理的意思,使该领域普通技术人员能够理解发明人主张保护的主题。法院认为,本案专利的权利要求可以解释得通;凝胶阳极就是“所述锌阳极”的前引基础。因此法院裁定,ITC关于专利无效的判决错误,命令发回重审。

  四、中方更换新的文献撰写瑕疵抗辩理由,联邦最高法院表示支持

  在第三轮审理中,中方主张,争议专利的权利要求1-7违反《美国法典》35§112?1规定的“书面描述要求”:说明书应当包含对权利要求中发明主题的书面描述,描述发明主题实施的方式和过程。

  此轮,ITC裁决书认为:根据法院对权利要求1的解释,凝胶阳极就是“所述锌阳极”的前引基础,那么权利要求1缺乏对发明主题的书面描述。

  ITC的这个判断采用了两步分析法:

  第一,按照法院的解释,如果凝胶阳极是完成的商用化学电池的阳极,那么“放电后”明确需要阳极按照规定的方式放电。该权利要求1没有引述其他阳极。ITC强调,说明书的测试电池或者其阳极在权利要求1中都没有被叙及,权利要求1中没有对化学电池的阳极与测试电池的阳极建立任何关系。说明书按照权利要求描述的放电方式唯一描述的电池是测试电池,而不是可商用的电池

  第二,对于说明书,ITC认为,说明书没有描述按照权利要求1描述的方式放电的化学电池阳极,它仅仅描述了按照权利要求1描述的方式放电的测试电池的凝胶阳极。这种测试电池必须把块头做得很大,根本没有商用价值,不可能是权利要求1描述的商用电池。因此,ITC裁决,争议专利的权利要求1-7违反《美国法典》35§112?1规定的“书面描述要求”,应予无效,被告不侵权。原告遂再次上诉到联邦巡回上诉法院。后者在2008年4月21日判决被上诉人ITC胜诉。三名法官中,Schall和Linn支持ITC;Newman明确表示反对,并撰写了异议文件。尽管该案是ITC历史上第一次根据专利撰写的形式条件判决专利权人败诉,但是上诉法院明确规定,该案不作为先例使用,不能进入美国判例法。
  专利权人遂上诉到联邦最高法院。2009年3月23日,联邦最高法院驳回了专利权人的上诉,历时近6年的无汞碱性电池专利大案宣告终结。

  五、知识产权诉讼是电池企业在正面战场的主要战役,金融大战则在背面市场显神威

  全球著名科技企业的法律纠纷已经主要是知识产权纠纷。例如,2008年1月1日到2009年3月19日之间,微软在全部联邦地区法院卷入各类法律诉讼156件,其中知识产权诉讼119件;摩托罗拉总共卷入各类法律诉讼69件,其中知识产权诉讼30件。欧洲企业诺基亚在美国联邦地区法院卷入了大量法律诉讼,其中64%是知识产权诉讼。

  电池行业也是如此。例如,美国电池行业还爆发了其他一些决定产业发展格局的专利纠纷。如,2008年7月25日,在威斯康星联邦法院,劲量控股公司和永备电池公司控告SPC公司侵犯专利权。2008年4月18日,在德州东区联邦法院,实时数据公司起诉美国州际电池系统公司等12家公司专利侵权。2007年12月11日,在加州南区联邦法院,珍思?埃里克?索伦森、索伦森研究发展基金会控告劲量控股公司、永备电池公司、DOES 1-100等侵犯专利权。2007年8月31日,在加州中区联邦法院,彰誉自动技术公司起诉TBC等7家公司专利侵权。2007年2月23日,在加州东区联邦法院,州际电池系统国际公司、美国州际电池系统公司控告自动区域公司等两家企业专利侵权。

  再如,2006年6月28日,在纽约东区联邦法院,标号技术公司对哈佛电池公司等提起专利侵权诉讼。2006年6月21日,在宾夕法尼亚州东区联邦法院,哈佛电池公司对标号技术公司提起专利侵权诉讼。2005年12月5日,在密歇根联邦法院,Jo-Dan国际公司控告永备电池公司等侵犯专利权。2004年1月13日,在爱荷达联邦法院,爱荷达东北康复机构等起诉永备电池公司专利侵权。

  知识产权诉讼虽然是电池企业在正面战场的主要战役,但是金融大战则在背面市场决定企业的生死存亡。例如,中国八大企业参加劲量专利诉讼后,美国电池巨头吉列集团也历经五年的迂回突击,在同年成功收购南孚70%以上的股份,收购耗资约1亿美元,但南孚年利润约8000万美元,南孚宝贵的渠道资源包含300多万个营销节点,全国市场占有率约50%。吉列集团在华电池公司美国金霸王同时成为中国市场排名第三的电池制造业巨头。

  再如,2005年4月,美国科博集团迂回包抄,分期收购了宁波豹王电池有限公司100%的股权,把中国电池市场第四大制造商收入囊中。

  中国全行业掏钱打赢对劲量公司的专利诉讼,这为美国吉列和美国科博抢夺劲量占领的美国市场发挥了重要作用;另外,这些企业原来同意支付劲量公司的专利许可费也将一笔勾销。从实际利益看,中国企业打赢美国官司,最终反倒主要帮了吉列、科博两家美国企业。

  六、中美企业专利实力差距明显,美国Energizer Holding公司和美国Eveready Battery公司选用其他诉讼策略,100%可以彻底击败中国企业,中国企业专利崛起还需从基础工作做起

  中国企业虽然成功抵制了一个美国CIP专利,但是远未实现专利崛起。美国劲量控股公司下属的永备电池公司仅在全球公开发明专利申请就高达2553篇,在WIPO公开国际专利申请106篇,在美国授权专利635篇,在美国公开专利申请150篇,在我国公开专利申请247篇。

  相比之下,在中国国内电池发明专利文献公开量上,我国八大应诉电池企业的总和还不到永备电池公司的1/2。在美国专利与商标局,我国八大应诉电池企业拥有的相关专利文献总和为零。一个专利数量为零的企业集群竟然想打赢一个专利诉讼,然后在美国市场立足,这对任何律师来说都是一个史无前例的空想。这种不附载专利,没有技术创新的产品,单纯依靠价格战能生存多久?

  另一方面,劲量公司此次发起337诉讼也是因为轻敌、抠门。说它轻敌,是因为劲量公司意识到了犯众怒的危险,意识到了各个击破,分而治之的重要性。但是,在美国两大电池巨头率先屈服,欧、日电池巨头陆续屈服的情况下,它没有意识到中国非自由市场、非商业理性因素在法律决战中的巨大攻击力。

  说它抠门,是因为劲量公司请来了孙子辈的律师,并试图用一个便宜的诉讼解决全球几十个企业的问题。结果,中国请来了爷爷辈的律师,用不计成本的大手笔赢得了诉讼。试想,如果劲量公司当时选用其他诉讼策略,在各州联邦地区法院分别控告中国企业;或者,在个别州打赢对个别中国企业的诉讼后,再对非常弱小、一告就跑的个别中国企业提起337诉讼,同时申请概括性排除禁令,怎么可能出现目前的诉讼结局?

  因此,对这个马拉松式的专利诉讼,真正在幕后胜诉的美国两大电池巨头可以狂欢,我国大部分企业则没有什么值得庆幸的收获。不过,这个诉讼能激励广大国内企业开展专利挖掘与部署,相关专利文献的发表量也出现了增长趋势,提高专利撰写质量的问题也提上了很多企业的议事日程。

  从申请人看,我国公开的相关电池专利文献的分布情况如下:

  第一,南孚。其专利以实用新型为主,发明很少。例如:03219735.7号文献涉及一种碱性锌锰电池。01244592.4号文献涉及一种带垫圈的碱锰电池。

  第二,长虹。其发明专利较多。例如:200410021610.6号文献涉及一种正负极新型组合的高比能量袋式碱性蓄电池。200710051052.1号文献涉及一种内置式免维护碱性蓄电池。

  第三,双鹿。其专利挖掘能力最强,专利增长最快。例如:2137344.2号文献涉及一种碱性干电池。200610029479.7号文献涉及一种碱性电池添加剂。

  第四,正龙。其发明专利较多,专利挖掘思路最为广阔。例如:200810106881.X号文献涉及一种无汞电池专用合金锌粉的制备方法。200710156878.4号文献涉及一种电池粉环倒插入钢壳工艺及其入环装置。

  第五,高力。其开展专利部署的时间较早。例如:91223075.4号文献涉及一种全自动电池充放电器。90103205号文献涉及一种圆筒型干电池涂封口剂工艺,即在锌壳口内加入封口剂进行封口的技术。

  第六,豹王。其专利以实用新型为主。例如:01280439.8号文献涉及一种一次性圆柱形锌空气电池。01252618.5号文献涉及一种便携式双功能即时通/即时充直流电源块。

  第七,金力。其在遇到美国专利案件后,专利部署有明显增加趋势。例如:200410039193.8号文献涉及一种将纳米含铟化合物用于生产碱性电池的工艺。200320100079.2号文献涉及一种招贴定位电池与其专用贴标机。

  第八,华南师范大学。与其他高校一样,它也是行业专利申请主力,而且以发明为主。例如:01129898.7号文献涉及一种无汞碱性锌锰电池负极集流体铜钉镀铟方法。200710028522.2号文献涉及一种从废旧无汞碱性锌锰电池中提取铟锌合金的方法。

  第九,陈绍炽。我国大部分个人专利申请实际上是职务行为,专利品质很高。例如,陈绍炽代表企业申请了一些发明专利。200410026835.0号文献涉及一种无汞碱性扣式电池负极盖的锡处理方法。200410026834.6号文献涉及一种无汞碱性扣式电池的制造方法。

  此外,还有其他单位和个人公开了相关专利文献。例如,200720177353.4号文献涉及一种无汞钮扣型碱性电池。200720051167.6号文献涉及一种无汞钮扣型碱性电池。200310108858.1号文献涉及一种无汞环保型碱性电池。总之,随着专利创新能力的提高,我国本土科技企业将迎来新的发展机遇。

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