上诉人（一审原告）：上海申达音响电子有限公司
被上诉人（一审被告）：玖丽得电子（上海）有限公司
一审法院：上海市第一中级人民法院   
二审法院：上海市高级人民法院
 
一：案例简介
原告上海申达音响电子有限公司（简称：申达音响）起诉称：原告于1998年3月28日获得“Jolida”图文商标注册，核定使用商品第9类“扩大器、收音机、影碟机”。原告以该商标向上海海关进行了备案。2008年8月，原告收到上海海关通知书，确认被告出口美国电子管功率放大器98台，商品上标注“Jolida”图文组合商标。原告认为，被告未经许可在相同商品上使用“Jolida”图文组合商标，构成商标侵权。

被告辩称：原告和被告都是美国朱利达公司投资设立的，美国母公司很早就在美国注册并使用“Jolida”图文组合商标，原告持有“Jolida”图文组合商标系恶意在中国抢注。被告生产有关产品在中国内没有销售，仅是与美国母公司有出口贸易，故不应认定为商标侵权。

一审法院判决认定：被告生产加工并出口有关产品并被海关查扣，双方商标标识及产品类别本身相同，各方均无异议。原告和被告都是美国朱利达公司投资设立的，但原告股东后变更为其他主体，在原告设立及在中国注册商标前，美国母公司即已在美国注册并使用“Jolida”图文组合商标。依据被告的合同以及被控侵权产品内外包装上标注的美国朱利达公司的企业名称等综合考虑，被告使用商标是美国朱利达公司在美国享有合法商标权的商标且产品全部出口美国。被告在本案中的行为属于涉外定牌加工出口的行为，被告在产品内外包装上标注的商标及企业名称均为美国朱利达公司，因此在美国市场消费者能够通过商标标识区分商品的来源为美国朱利达公司。由于涉案产品全部出口美国并未在中国市场实际销售，中国消费者不存在对该商品来源发生混淆和误认的可能，因此，被告行为不构成商标侵权。

原告不服一审判决，向上海市高级人民法院提出上诉。二审法院围绕是否定牌加工以及是否构成商标侵权两个问题作出了判决。
其判决认为：
 （1）确定是否是定牌加工，应从两个方面考虑，一是加工方系自主生产，还是按委托方的要求进行生产。二是加工方生产好产品后是全部交与委托方，还是自行予以销售。同时，加工方还需尽到对委托方是否享有合法商标权的审查注意义务。在本案中，虽然双方当事人因出口通关的需要，签订的是买卖合同，但是在该合同第8条写明：在收到预付款后卖方安排生产买方定单。涉案产品包装上的落款人是美国朱利达公司，也可印证，被上诉人玖丽得公司是接受案外人美国朱利达公司的委托并按其要求进行生产的。另外，该产品在出口时被海关扣押，且无证据显示涉案产品在中国境内市场被销售。因此，被上诉人玖丽得公司与案外人美国朱利达公司存在事实上的定牌加工关系。
 （2）被上诉人玖丽得公司系美国朱利达公司在中国的全资子公司，玖丽得公司的法定代表人即美国朱利达公司的负责人，因此对于涉案商标在美国享有合法有效的商标权，被上诉人玖丽得公司应当是明知的，应认定其对商标权利已尽了必要的审查注意义务。……商标的基本功能是区分商品或服务来源的识别功能，侵犯商标权其本质就是对商标识别功能的破坏，使得一般消费者对商品来源产生混淆、误认。在本案中，被上诉人玖丽得公司接受案外人美国朱利达公司的委托定牌加工涉案产品，涉案产品全部出口至美国，未在中国境内销售，中国的相关公众在国内不可能接触到涉案产品，不会造成国内相关公众的混淆和误认。另外，在定牌加工关系中，境内加工方在产品上标注商标的行为形式上虽由加工方所实施，但实质上商标真正的使用者仍为境外委托方。本案涉案产品所贴商标只在中国境外具有商品来源的识别意义，并不在国内市场发挥识别商品来源的功能。故一审法院综合判断认定被上诉人玖丽得公司的行为不构成商标侵权并无不当。
 综上，二审判决：驳回上诉，维持原判。

二，法规链接
《商标法》第五十二条　有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：
（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的；
（二）销售侵犯注册商标专用权的商品的；
（三）伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；
（四）未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的；
（五）给他人的注册商标专用权造成其他损害的。
《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》(已于2006年废止)第13条．问：受境外商标权人委托定牌加工的商品仅用于出口，其商标与权利人的注册商标相同或者近似的，其行为是否构成侵权? 答：造成相关公众的混淆、误认是构成侵犯注册商标专用权的前提。定牌加工是基于有权使用商标的人的明确委托，并且受委托定牌加工的商品不在中国境内销售，不可能造成相关公众的混淆、误认，不应当认定构成侵权。
 
三，案例评析

上述案例案情本身并不复杂，其所涉及的争议点实质只有一个，那就是：涉外定牌加工的商标侵权认定。在涉外定牌加工中，如何界定加工者的行为是“贴牌加工”？“贴牌加工”行为如何才能认定为商标侵权？这是一个争议较多而一直没有权威（指最高法院层面的判决或文件）定论的问题，无论是理论界还是不同的法官本身对此都有不同的观点。

最早引起对这个问题讨论的案例是发生在深圳的耐克案，该案案情为：2000年3月至5月间，西班牙CIDESPORT公司（下称西班牙公司）委托浙江一进出口公司（下称浙江进出口公司）和嘉兴市一服装厂（下称嘉兴服装厂）生产耐克男滑雪衣，由西班牙公司提供原材料、商标吊牌等，该西班牙公司在西班牙拥有NIKE商标，注册类别是第25类（运动服装）。浙江进出口公司负责原材料的进口和服装的报关，嘉兴制衣厂负责加工。

2000年8月12日，浙江进出口公司通过深圳海关报关出口，美国耐克公司于2000年8月19日向深圳海关申请扣留这批服装，之后美国耐克公司向深圳市中级人民法院起诉，要求西班牙公司、浙江进出口公司、平湖服装厂停止侵权，并赔偿损失。西班牙公司提出，其向中国公司提供的耐克商标是其在西班牙注册的耐克商标，在西班牙，耐克商标的合法持有者是该西班牙公司，其让中国进出口公司和制衣厂定牌加工生产耐克服装是完全符合国际贸易的常规的，而且该批服装也只是在西班牙销售，并不在中国销售。嘉兴服装厂称，服装厂只是来料加工，耐克商标的标识也是由西班牙公司提供，服装加工后全部销往西班牙，而且西班牙公司也提供了耐克商标的合法来源，故其不应当承担法律责任。

深圳中级人民法院经过长达二年的审理，作出判决，判决认为：耐克公司在中国作为耐克商标的专用权人，在中国境内任何人都不得侵犯其注册商标专用权，在同一种商品或类似商品中使用注册商标相同或者近似的。西班牙公司虽然在西班牙拥有注册商标专用权，当时基于商标的地域性，美国耐克公司的商标受中国法律的保护。据此，法院依据我国《商标法》第52条之规定，判决西班牙公司、浙江进出口公司、嘉兴服装厂共同构成侵犯美国耐克公司的商标专用权，判决三被告停止侵权，西班牙公司赔偿损失20万元，浙江进出口公司赔偿4万元，嘉兴服装厂赔偿6万元，西班牙公司对浙江省进出口公司和嘉兴服装厂的赔偿责任承担连带责任。

 此判决作出后，引来较多质疑，主要认为，定牌加工系单纯的生产贴牌行为不构成《商标法》意义上的“商标使用”；其次，这里的产品全部直接出口，并不在中国境内做任何的销售，因此不存在混淆的可能，不应认定为商标侵权。但是，广东法院认为这种行为亦为侵权。

依据中国知识产权报2009年2月份一篇《法院认定"贴牌加工"侵权需赔偿》之报道，在广州绿色盈康生物工程有限公司诉广州真和药业公司等商标侵权案中，其同样判决被告等构成侵权。依据该篇报道，此案案情为：广州真和药业有限公司（下称真和公司）先后于2001年5月、2002年5月分别获得《药品生产许可证》和《药品GMP证书》。2002年4月，真和公司与盈康科技控股国际有限公司（下称盈康公司）签订《产品出口合同》，接受委托对盈康公司提供的灵芝孢子粉及胶囊进行包装加工，加工商品胶囊上印有“ENHANVOL”字样，胶囊加工完成后由盈康公司在香港进行销售。2004年3月，广州绿色盈康生物工程有限公司（下称绿色盈康公司）以“盈康公司未经许可，委托真和公司在大陆地区加工制造印有“ENHANVOL”商标的同类商品活灵芝孢子粉胶囊，并在香港销售；加工被控侵权商品的协议书之签订及销售等工作均由香港居民钟志强负责，钟志强也是本案收益者；盈康公司、真和公司与钟志强的上述行为共同侵犯绿色盈康公司的注册（“ENHANVOL”英文文字商标，2002年12月28日获核准，注册号为第1967775号，核定使用商品为第30类，使用范围包括非医用营养胶囊等类别。）商标专用权，应承担共同侵权责任”为由向广州市中级人民法院起诉，要求三被告共同赔偿经济损失约200万元，并在媒体上公开赔礼道歉等。广州一审判决：盈康公司未经许可使用绿色盈康公司注册商“ENHANVOL”的行为均构成对绿色盈康公司权利的侵犯。盈康公司未经绿色盈康公司许可，委托真和公司在中国大陆地区加工与绿色盈康公司注册商标核定使用类别相同的商品上使用绿色盈康公司注册商标“ENHANVOL”，共同侵犯了绿色盈康公司的注册商标专用权，应承担相应的停止侵权、赔偿损失等民事责任。于是作出一审判决，判令盈康公司、真和公司立即停止侵权行为，盈康公司赔偿绿色盈康公司经济损失48万元，真和公司赔偿2万元。一审判决后，盈康公司向广东省高院提起上诉，上诉理由之一即为：所有产品全部用于出口，不在中国大陆地区销售，不会对中国大陆地区的相关公众造成混淆，并进而导致误购误认。广东省高院二审判决：……盈康公司的行为构成侵权。此外，被控侵权商品全部用于出口，并未在中国大陆地区销售，绿色盈康公司并未因盈康公司的委托加工行为遭受直接或间接损失。而绿色盈康公司为制止侵权、恢复权利而支出了律师费、调查取证费等费用，应该得到适当赔偿。维持一审中关于盈康公司、真和公司立即停止侵权等判决事项，盈康公司一审赔偿判决项目变更为赔偿绿色盈康公司为制止侵权而支出的合理费用15万元。
 
 很显然，广东法院的观点是，《商标法》第52条第一款规定“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的”构成商标侵权，定牌加工及出口行为发生在中国境内，属于对商标的使用行为即应被认定为侵权。

与广东法院看法不同的是，北京高级法院曾在2004年2月18日京高法发[2004]48号《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》[[5]]第13条通过问答方式对此予以明确阐述 —— 问：受境外商标权人委托定牌加工的商品仅用于出口，其商标与权利人的注册商标相同或者近似的，其行为是否构成侵权? 答：造成相关公众的混淆、误认是构成侵犯注册商标专用权的前提。定牌加工是基于有权使用商标的人的明确委托，并且受委托定牌加工的商品不在中国境内销售，不可能造成相关公众的混淆、误认，不应当认定构成侵权。不过，2006年3月，北京高级法院对此《解答》予以了废止，在修订后的《解答》中，其删除了原13条，而仅保留了“承揽加工带有他人注册商标的商品是否构成商标侵权？承揽加工带有他人注册商标的商品的，承揽人应当对定作人是否享有注册商标专用权进行审查。未尽到注意义务加工侵犯注册商标专用权的商品的，承揽人与定作人构成共同侵权，应当与定作人共同承担损害赔偿等责任。承揽人不知道是侵犯注册商标专用权的商品，并能够提供定作人及其商标权利证明的，不承担损害赔偿责任。”的条款。此举是表明北京高院推翻了之前的观点，还是希望将这个问题留待个案解决？

在2009年1月7日至9日召开的“知识产权审判如何应对金融危机对实体的冲击暨服务外包法律论坛”上，各个部门对此问题亦再次进行了讨论，以下为各地各部门的观点：
“……国家工商总局商标局吕志华副局长介绍了工商部门的行政执法基本标准。在涉外定牌加工中，加工企业应审核所加工商品的商标是否有合法授权。定牌加工属于使用商标的环节，商标法既没有考虑使用人是否有主观故意，也未在后果上强调使用他人商标是否造成实际损害。工商部门在对定牌加工企业擅自使用商标的行为进行定性时，不考虑其是否明知和是否造成损害，只要发现擅自使用，就认定为商标侵权。商标行政执法是中国特色，需要考虑及时制止侵权行为。如果没有导致损害后果，可能是行政执法介入的结果。对涉外定牌加工中商标侵权的判定应该考虑行政执法与司法的差异。
海关总署政法司李群英处长指出，对于涉外定牌加工行为是否构成商标侵权，海关部门在执法中采用与工商部门相同的判断标准。对于国内学术界、法院和行政执法机关存在的不同意见，他建议利用修订商标法的机会，重新界定“使用”的含义，可以考虑增加损害标准，防止商标权人滥用权利；建议最高人民法院尽快研究出台有关定牌加工案件的审理的司法解释，以统一司法审判；针对定牌加工中出现的新问题和相关法律之间的冲突，应加强法院、工商、海关之间的沟通，协调认定商标侵权的标准。
北京市高级人民法院知识产权庭陈锦川庭长认为，商标侵权判断应该考虑商标的本质和功能：商标是区别商品来源的标志，依附于商品；商标只有使用在商品上并投入市场，才能发挥其功能、体现其价值；商标权的核心在于避免混淆。应该从这个意义上来理解商标法第五十二条第一款及商标法实施条例的相关规定。Trips协议第16条第1款也明确要求，商标侵权应该以造成混淆或者有造成混淆的可能为条件。涉外定牌加工如果基于有权使用商标的人的明确委托，加工的商品不在中国境内销售，不可能造成相关公众的混淆、误认，不应当认定构成侵权。

 浙江省高级人民法院知识产权庭高毅龙审判长认为，涉外定牌加工中的商标侵权认定问题，不仅是法律问题，也是经济问题，还是司法政策的选择和利益平衡问题。他提出，对于涉外定牌加工中在相同商品上使用了相同商标的，应当认定为侵权。对于在不相同商品上使用相同或不同商标的，或者将不相同商标使用在相同或不相同商品上的，不认定构成商标侵权。因为涉外定牌加工的商品产品不在国内销售，国内的消费者也没有发生混淆的可能，法律上不认定为类似商品；同时，贴牌产品的商标与国内注册商标不相同，在产品全部外销的情况下，国内消费者也没有发生混淆的可能，在法律上不认定为近似商标。

广东省高级人民法院知识产权庭林广海庭长认为，当特殊时期出现特定现实需要时，司法政策应作出新的考量，适当放宽对涉外定牌加工中承揽人侵权标准的把握，认定不侵权或减免赔偿责任，在主观上没有明显过错时不承担赔偿责任。
 
 福建省高级人民法院知识产权庭吴新民庭长介绍了福建法院对涉外定牌加工中涉及的商标侵权问题的司法实践。他指出，福建法院从严把握涉外定牌加工商标侵权的认定，主要体现在：1.在侵权认定标准上从严把握，例如对“类似商品”与“近似商标”作从严解释。2.在侵权赔偿数额上从严把握。由于涉外定牌加工的商品未在国内流通，未造成权利人的实际损失，仅需判决侵权人赔偿权利人制止侵权的合理费用。3.受托人及出口代理商有合理抗辩理由的，不认定构成侵权。例如定做人与国内商标权人的权利均源于同一人、国内权利人拥有商标权出于不正当理由等。……”

上海高级法院目前并没有书面的或公开对外阐述其对这个问题的看法。但是从判决来看，其观点是：单纯的、正当的、善意的涉外定牌加工，不构成商标侵权。其判决还用大量篇幅阐述了“涉外定牌加工”的认定标准，承揽加工人的注意义务，混淆的认定等几个重要的问题。笔者认为，上海高级法院的观点是符合商标法原理的，这个判决对今后此类案件的司法裁判也一定会产生一定的影响。

作者： 吴鹏彬律师   

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